昨晚开始,有一份国知局的审查意见通知书在知识产权同行社群里刷屏了。
一份审查意见通知书为何能刷屏呢?
内容是:申请人利用主动修改权利要求的机会,将原始申请文件的权利要求从10项增加到19项。
审查员觉得这种操作规避了应缴纳的申请附加费,因为按照我国现行的专利收费标准,专利在申请时,权利要求超过10项后,从第11项起每项要加收150元的权利要求附加费。
9项权利要求就节省了1350元的申请费(9*150=1350元)。
2021年现行专利、商标、著作权、专利检索官方费用标准
重点来了:
审查员认为申请人的这种行为属于非常不诚信的行为,并为申请人和代理公司的行为感到不齿。
引发大家传播讨论的多数原因是:因为这两个关键词:非常不诚信和不齿。“不齿”这种词出现在审查意见中有些措辞不够严谨。
在现实中,的确有很多企业、事务所或者代理师都会这么操作,有些刚开始没有这么操作过的代理师偶尔还会被企业的IPR要求这么操作,这样企业可以节省部分费用。
所以要怎么看这个问题呢?
基于“法无禁止则可为”的原则,此种操作方式应该并不违法违规,或者说即使是利用规则的漏洞,那也是因为制定规则时存在这个漏洞。所以审查员发出了“不诚信”、“不齿”的感叹。
但是笔者认为,各位代理师此时不能仅作为吃瓜群众,还因借此思考一些更深层次的问题。例如,外国是如何处理此类问题的。
我们先来看看USPTO的相关规定,简而言之,基础费用所覆盖的权要是“3+20”,也就是最多3套权要和总共20条权要,且其中如果涉及到多项引用的话,多项引用权要算作多条,例如,权10引用权1至权9.那权10就算9条权要,这一下就把权要总条数增加到18条了,如果权11再引用权10.在中国只算11条的权要在美国就算27条了,每超一条就是100美元。
再来看看EPO的相关规定,简而言之,基础费用所覆盖的权要是15条,但是若修改后的权利要求超过15条,则依然需要交纳超项费,每超一条就是285欧元。
可以看到,美国和欧洲都从立法的角度限制了上述行径,但中国目前还没有。虽然目前我们相关法律法规存在这一“漏洞”,但我想其制定者肯定也是知道的,那为什么还不修改呢?正如目前我国专利申请费远低于欧美一样,直接原因应该就是不想增加申请人负担。笔者在这里不为申请人叫好,也不为审查员开脱,不过在法律修订之前,还是依法办事,即使后期要求申请人补缴申请附加费,也应该有明确的依据。
既然上面提到了欧美的相关规定,那作为代理师,就要考虑这些问题。如果要处理PCT申请,且知道该申请会进入美国或欧洲阶段,那在制作PCT申请文件的时候就要针对性进行一些调整了。例如,对于日后需要进入美国阶段的PCT申请,多项引用的问题就要尤为注意了。
注:该部分内容引用自“徐师付的知产主义”,已获作者授权
但是这种通过主动修改增加权利要求项数,后期还是会下《审查业务专用函》。
利用主动修改时期增加权利要求书项数,需要补缴权利要求附加费!
那么,权利要求主动修改后少于十项了,以前交的附加费还退吗?
国知局:无法退回!
最后放一见从申请时182项权利要求,通过主动修改增加到1280项权利要求的截图
我们不提倡这种钻制度漏洞的做法