商标专利

从实际专利诉讼案件看一些专利布局的问题

2022-10-31 19:56:59  来源:商标专利  商标专利领域原创作者:汪周礼   浏览:0

最近看到一则专利新闻,题目如下:

内容有一句话引起我的注意,所述如下:

“专利保护范围的问题,简单来说,还是权利要求写小了,说明书的实施例写少了 。”

上面这句话完全正确!

从实际专利诉讼案件我们可以看到一些专利布局的问题,最明显的就是保护范围不够大,以及专利 说明书质量不佳。实务上来看,有时候专利说明书质量不佳,不见得是专利事务所(代理机构)的问 题,以我自己在美商和台企 10 多年的专利管理实务经验来看,有时候,发明人也要负一部分的责任!

想要的很多,能给的很少

“为什么?我已经付钱给事务所了啊,事务所就要帮我弄到好!”

或许发明人或申请单位会这么想,在花钱就是老大的心态下,这很正常,也很常见。

专利说明书的产出和权利范围架构设计完全依靠运用文字高度密集的手段达成,也就是单纯的使用 文字来表达技术,同时打造法律赋予的权利范围,这是一种高强度跨域思维统合的工作!

有时候会遇到一种情况,虽然发明技术方案非常好,应用上看起来也很有市场商业价值,但是如果发明人提供的实施例不足,就会具体影响到权利范围的大小,就专利法审查基准的角度来看,就会 出现说明书实施例所提供的说明范围不足以支撑专利权利范围,换句话说,想要够大的权利范围,实施例的说明程度,就必须支撑起那样的权利范围,如果没有足够的实施利来阐释发明方案,那么 权利范围就容易受到限缩,就算透过答复技巧通过审查拿到看似够大的权利范围,但在面临专利无 效诉讼的高强度检验下,这样的问题(实施例不足以支撑权利范围的问题)往往就会浮现台面,而且,这种情况在不同的国家中,很常见!

所以我们可以说,专利的质量要能经得起诉讼检验,否则拿到的专利证书可能沦为一纸奖状。

平衡想要的和能给的

进入企业处理专利之前(俗称 IN -HOUSE IP,即企业知识产权人员),曾在专利事务所(IN -FIRM)撰写  过台积电等科技大厂的专利申请案件,那时候就知道一个好的权利范围,需要至少三个发明技术的 实施例支撑,这样才不容易出问题,确保专利说明书质量的可靠性和稳定性。后来,担任 IN- HOUSE 后,更是发现三个远远不够,特别是对于有市场价值企业产品的技术布局而言,最少能扩充 到五个以上不同样态的实施案例,这样权利范围的设计与组合才会更灵活,利于建立更大的权利范围。

专利布局没有实施例都, 海市蜃楼

在服务软件企业的时候,身为 IN-HOUSE IP的我,为了尽最大能力建构高价值产品技术专利布局,就和研发充分合作,运用创新工具,产出七种不同流程样态以及超过两百多个可行的实施案例!最后与研发高层充分沟通与讨论后,根据企业竞争策略与商业模式,选择不到10个实施例写入专利说明书中。

之后依照发明技术方案的实施利组合架构与特征,设计出对应的权利范围组合,再根据这些检索结 果,决定具体的申请策略与申请方案。

有具体市场产品价值的技术就是要这么玩。

专利申请策略的关键在于避免因为过度揭露对公司商业模式造成影响,特别是对于技术型的公司, 这点很重要,这也是企业老板最关心的部分。

毕竟真正有价值的专利布局必定和企业商业模式有关,否则老板怎么会愿意砸钱布局呢?

产品专利布局的主要阶段

这边将过去在企业 IN-HOUSE IP执行产品专利布局案例,汇整经验分享给大家参考。参考下图所示。

产品专利布局主要可区分为四大概念架构,即技术系统方案组合、布局模型建构、布局模型分析与 评估以及最后策略与执行,这四大架构所组合而成。

在这四大概念架构中,实务上,详细的执行流程细腻而繁琐,这边摘要分享12个主要阶段,提供给有兴趣的朋友们参考。

这12个阶段摘要介绍如下:

1.  专利申请策略  (申请资源):主要是根据研发所提供的产品技术发明技术方案进行专利申请价值  评估、申请方式评估(评估包括市场、对手、产品、国家等)与申请资源分析评估,最后出具申请 策略方案。

2.  技术布局:根据技术方案,运用多种创新工具,拆解出具体技术特征并打造更多技术方案组 合。打造系统技术方案组合。

3.技术主要价值参数与趋势确认

(20+recomandations):综合产品价值因素和技术特征,判断价   值参数与主要价值参数,应用技术趋势分析因子判断主要价值参数的发展可能性,推测产品未来 的发展方向和发展空间。

4.  确认技术位置与发展策略

(Technology Trends Model):根据已知产学研技术现况,运用创新工  具判断技术占位,根据技术占位与现有产品资源和未来趋势方向与空间,确认技术发展策略。打 造企业产品技术专利布局模型。

5.  企业技术与市场竞争对手专利发展差距(clearance)分析:根据专利信息分析确认目前市场竞合现 况与专利差距。

6.  市场竞争对手专利强度分析:分析主要竞争对手和近似产品的专利强度。

7.  市场竞争对手技术组织能力分析:运用专利信息分析主要竞争对手和企业研发组织的技术能力。

8.  市场竞争对手专利布局分析:运用专利信息分析市场竞合对手的专利布局组合与强度和优缺点。

9. 专利地图&竞争策略评估:运用专利信息图表提供竞争策略决策辅助。

10.专利回避策略:专利回避不单单用在竞争对手专利,也可用在企业自身专利布局,根据经验,可以有效提升申请方案组合的专利布局质量。

11.专利指标评估:依照资源策略(RBV)方案进行筛选与评估所有的技术方案组合,采用多样化的评选 指标产出量化评估布局模型,作为企业管理层理性决策依据。

12.专利管理策略与布局方案执行:依照企业资源与市场和时间规划布局管理方案以及执行布局方案。

心得与结论:

专利布局方案的好坏有赖企业产品、研发、专利(in-house IP)和外部事务所(in-firm)专业人士,缜密 分工与紧密合作,才能打造出高质量的专利布局方案。

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