第三章 专利保护
第一节专利权保护范围
考点1：专利权保护范围确定的原则
（一）中心限定原则：在确定专利权的保护范围时，并不拘泥于权利要求书中的文字记载，而是将权利要求书作为保护范围的中心，全面考虑发明的目的、性质以及说明书和附图，把中心周围一定范围内的技术特征或技术方案都纳入专利权的保护范围。
（二）周边限定原则：在确定专利权的保护范围时，严格以权利要求书的文字记载为依据，不允许对权利要求作任何其他扩展解释，权利要求书文字记载的范围就是专利保护的最大范围。
（三）折衷原则：在确定专利权的保护范围时，既以权利要求书为依据，但又不完全局限于权利要求书的文字记载，而是根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权的保护范围。
考点2：发明和实用新型专利的保护范围
（一）以权利要求的内容为准的基本条件
1、以说明书为依据
2、清楚
(1)每一项权利要求应当清楚。
(2)构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体应当清楚。
3、简要：每一项权利要求应当简要，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当简要。
（二）以权利要求的内容为准的含义
(1)确定发明或者实用新型专利权的保护范围时，应当以国务院专利行政部门公告授权的专利文本或者已经发生法律效力的无效宣告请求审查决定及相关的确权行政判决所确定的权利要求为准。权利要求存在多个文本的，以最终有效的文本为准。
(2)发明或者实用新型专利权的保护范围应当根据权利要求的内容来确定，而不能背离权利要求的内容。
(3)仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，视为专利权人放弃了对该技术方案的保护，不应纳入发明或者实用新型专利权的保护范围。
(4)发明或者实用新型专利权的保护范围既包括权利要求记载的技术特征所确定的内容，也包括与权利要求所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。
(5)如果权利要求与专利说明书出现不一致或者相互矛盾，在专利权未被无效宣告程序宣告无效的情况下，应当按照专利权有效原则，以权利要求的字面含义所确定的保护范围为准。
（三）对权利要求的解释
1、权利要求解释的基本原则：公平原则、折衷原则和整体原则。
2、权利要求解释的方法对权利要求的解释包括但不限于澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式，即当权利要求中的技术特征所表达的技术内容不清楚时，澄清该技术特征的含义;当权利要求中的技术特征存在瑕疵时，弥补该技术特征的不足;当权利要求中的技术特征之间存在矛盾等特定情况时，修正该技术特征的含义。
考点3：外观设计专利的保护范围
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
对整体视觉效果不产生影响的产品的大小、材料、内部结构，应当排除在外观设计专利权的保护范围之外。备考知识产权师添加nuzhixt相似外观设计专利的保护范围由各个独立的外观设计分别确定。基本设计与其他各项相似设计均可以作为确定各自外观设计专利保护范围的依据。成套产品的整体外观设计与组成该成套产品的每一件外观设计均已显示在该外观设计专利文件的图片或者照片中的，其权利保护范围由组成该成套产品的每一件产品的外观设计分别确定。图形用户界面外观设计的保护范围应结合设计要点由产品外观设计视图确定。动态图形用户界面外观设计的保护范围需结合简要说明对动态变化过程的描述，由能确定动态变化过程的产品外观设计视图共同确定。
第二节 专利纠纷的类型
考点1：专利权属纠纷
（一）专利申请权权属纠纷
(1)关于一项发明成果是职务发明创造还是非职务发明创造的纠纷。
(2)关于谁是发明创造的发明人或设计人的纠纷。
(3)关于合作完成或者接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利的纠纷。
（二）专利权权属纠纷
1、职务发明与非职务发明
执行本单位的任务所完成的职务发明创造，包括三种情形：①在本职工作中作出的发明创造;②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;③退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
职务发明还需分两种情形分别对待。①利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明，单位与发明人或者设计人可以通过签订合同对专利申请权和专利权的归属作出约定。双方可以约定专利申请权和专利权归任何一方，或者双方共有，只要达成一致均被法律认可。②执行本单位的任务所完成的职务发明，其专利申请权和专利权只能归单位所有，单位与发明人或者设计人之间无权自行约定。
2、委托发明与合作
发明委托发明和合作发明，其发明成果的专利申请权和专利权归属规定是一致的：法律首先尊重当事人的意思自治，即各相关方可以自行约定委托发明成果的专利申请权和专利权归属;在当事各方未就此作出约定或约定不明确的情况下，再按照法律的规定确定发明成果的专利申请权和专利权归属，并且统一采用“谁发明谁拥有”的规则，即专利申请权和专利权归完成或者共同完成该发明成果的单位或者个人所有，而不是归出资的委托方所有。
考点2：专利侵权纠纷
（一）专利侵权行为
1、专利侵权行为的概念与特征
(1)侵权的对象是侵权行为发生时有效的专利权。
(2)必须有侵权行为，即行为人在客观上实施了侵害他人专利的行为。
(3)以生产经营为目的，非生产经营目的的实施不构成专利侵权。
(4)违反了法律的规定，即行为人实施专利的行为未经专利权人的许可，又无法律依据。
2、专利侵权行为的表现
①制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为;
②使用发明、实用新型专利产品的行为;
③许诺销售发明、实用新型、外观设计专利产品的行为;
④销售发明、实用新型或外观设计专利产品的行为;
⑤进口发明、实用新型、外观设计专利产品的行为;
⑥使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。
3、不构成专利侵权行为的情形
（1）指定许可。
（2）强制许可。
（3）不视为侵犯专利权：①专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的;②在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的;领知识产权师考试资料加nuzhixt③临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;④专为科学研究和实验而使用有关专利的;⑤为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
（二）专利侵权的判定原则
1、全面覆盖原则
(1)相同侵权的判断：被控侵权技术方案包含了与专利权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征。
(2)等同侵权的判断：与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能够想到的技术特征。
2、捐献原则：如果被控侵权技术方案在涉案专利的说明书中公开，但并没有落入权利要求限定的范围，则认为专利权人已将该技术方案捐献给了社会公众，不能再允许其通过主张构成等同侵权而获得保护。
3、禁止反悔原则：在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在侵犯专利权纠纷案件中判定是否构成等同侵权时，禁止再将其重新纳入专利权的保护范围。
①专利申请人或专利权人在专利授权、确权程序中对权利要求进行的修改，对于因修改而导致权利要求保护范围缩小的情形，不论修改的具体原因和动机如何，均可能导致禁止反悔原则的适用;
②专利申请人或专利权人在专利授权、确权程序中关于权利要求的解释对其保护范围产生了限缩性影响，则可能导致禁止反悔原则的适用;
③被控侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案，权利人主张构成等同侵权的，也可能导致禁止反悔原则的适用。
（三）专利侵权的诉讼时效
侵犯专利权的诉讼时效为3年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。
（四）专利侵权的责任禁令包括临时禁令和永久禁令。
临时禁令是指在诉讼前或诉讼过程中，人民法院应权利人的请求而作出的关于停止侵权的禁令;永久禁令是指有关侵权的判决或决定中作出的停止侵权的禁令。赔偿损失是专利侵权最常见的民事责任。
权利人实际损失是指按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定赔偿数额;侵权人获利是指按照侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额;许可费合理倍数是指参照该专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额;法定赔偿是指人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，在一定范围内确定赔偿数额。
（五）专利侵权损害赔偿评估
1、专利侵权损害赔偿评估的特点
(1)评估的对象是针对侵权期间及侵权后一定时期内，侵权行为所造成的，对专利权实际创造或者能够创造价值的影响。
(2)专门针对知识产权整体价值中因被损害而减少或分割的价值的评估，具有较强的法律特征。
(3)评估的范围或形式以人民法院或行政执法部门的判决或裁决为依据，其结论具有证据效力。
2、专利侵权损害赔偿评估的方法
既包括成本法、收益法和市场法等基本方法，也包括直接损失法、期权损失法、许可费用倍数法、完全损失法和惩罚法等专门性评估方法。
3、专利侵权损害赔偿评估的主要难点问题
考点3：专利合同纠纷
（一）专利产品开发合同
纠纷出现纠纷以后，当事人可以选择自行协商、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决。涉及专利申请权权属争议的，还可以请求管理专利工作的部门调解。
（二）专利权转让合同纠纷
①专利权属存在争议;②专利权事先已经失效，或者事后被宣告无效;③转让人没有取得共同专利权人的同意;④转让人隐瞒专利许可实施状况;⑤受让人对专利权人的技术支持、专利的技术效果不满意等。专利权转让合同纠纷发生后，当事人可以选择自行协商、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决。
（三）专利技术实施许可合同纠纷
①专利权属存在争议;
②专利权事先已经失效，或者事后被宣告无效;
③许可方没有取得共同专利权人的同意;
④当事各方对许可实施方式等的理解有分歧;
⑤被许可方对许可方的技术支持、专利的技术效果不满意等。
专利技术实施许可合同纠纷发生后，当事人可以选择自行协商、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决。
（四）专利技术中介服务合同纠纷
专利技术中介服务合同的当事人，对中介人的服务内容、服务质量、服务报酬、中介活动的费用等，如果约定不明确或者理解不一致，比较容易产生纠纷。出现纠纷以后，当事人可以选择自行协商、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决。
考点4：专利行政纠纷
(一)类型
1、对专利行政处理决定不服
(1)对国务院专利行政部门作出的维持驳回申请、复审决定不服。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内，向国务院专利行政部门请求复审。
专利申请人对国务院专利行政部门复审决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。
(2)对国务院专利行政部门作出的专利权无效宣告请求决定不服。对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。
(3)对国务院专利行政部门作出的实施强制许可决定不服。专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。
(4)对国务院专利行政部门作出的实施强制许可使用费裁决不服。国务院专利行政部门作出实施强制许可决定后，当事人之间因强制许可使用费数额不能达成协议的，由国务院专利行政部门进行裁决。专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。
(5)对管理专利工作的部门作出的专利侵权纠纷处理决定不服。管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。当事人不服的，可以自收到处理通知之日起15日内向人民法院起诉。
(6)对国务院专利行政部门或管理专利工作的部门作出的其他行政处理决定不服。单位或者个人认为国务院专利行政部门或管理专利工作的部门的其他行政处理决定侵犯了其合法权益的，可以依法申请行政复议或向人民法院起诉。
2、对专利行政处罚决定不服
(1)当事人对负责专利执法的部门查处假冒专利行为时作出的罚款、没收违法所得等行政处罚不服的。根据专利法的规定，负责专利执法的部门认定假冒专利成立时，可以处以违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在5万元以下的，可以处25万元以下的罚款。当事人对处罚决定不服的，可以自收到通知书之日起15日内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。
(2)专利代理机构或者专利代理师对国务院专利行政部门作出的惩戒决定不服的。专利代理机构或者专利代理师违反有关法律、法规和规章规定而受到行政处罚的，可以在收到行政处罚决定书之日起2个月内依法申请复议，也可以直接向人民法院提起行政诉讼。
3、对专利行政复议决定不服
(1)对负责专利执法的部门查处假冒专利行为时作出的责令改正、罚款、没收违法所得等行政处罚不服的。
(2)对负责专利执法的部门查处假冒专利行为时作出的财产的査封、扣押等强制措施不服的。
(3)认为管理专利工作的部门在专利执法过程中侵犯法律、法规规定的经营自主权的。
(4)申请管理专利工作的部门履行专利执法法定职责，管理专利工作的部门没有依法履行的，主要包括请求处理专利侵权纠纷，而管理专利工作的部门未受理或驳回处理请求，或者举报假冒专利行为，管理专利工作的部门不予立案处理的。
(5)认为管理专利工作的部门在执法信息公开中的具体行政行为侵犯其合法权益的，或者申请执法信息公开，管理专利工作的部门依法应公开而不公开或逾期不答复的。
(6)认为管理专利工作的部门的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
行政复议机关受理专利行政复议申请后，对涉案具体行政行为的合法性和适当性进行审理，并最终作出行政复议决定。复议申请人或者第三人对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。
(二)特点
(1)纠纷当事人之间具有特定的行政管理法律关系。
(2)纠纷的争议事由源于特定的具体行政行为。
(3)纠纷的解决途径法定。
第三节 专利纠纷的多元解决机制
考点1：专利侵权纠纷行政裁决
（一）主要特点
①从效率上看，管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷，应当自立案之日起3个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的，由管理专利工作的部门负责人批准可最多延长不超过1个月。
②从程序上看，专利侵权纠纷行政裁决程序简便清晰。专利侵权案件经形式审查合格符合受理条件即可受理，经过管理专利工作的部门向纠纷双方转送文书、择期进行口头审理等程序后，管理专利工作的部门即作出侵权与否的行政裁决决定。
③从成本上看，专利侵权纠纷行政裁决还具有成本优势，目前法律尚未授权管理专利工作的部门可以进行判决赔偿，但被侵权的专利权人到行政机关寻求救济并不需缴纳受理费，同时，简便的程序也能有效降低其救济成本。
④从专业性角度看，专利侵权纠纷行政裁决与其他解决途径相比专业性更强，更适于解决专利民事纠纷。
（二）裁决机构
国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作;统一受理和审査专利申请，依法授予专利权。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。
（三）纠纷裁决：在平等主体之间，一方当事人认为其行政法上的合法权益受到了另一方侵犯时，依法请求行政机关制止侵害行为，并责令侵权方对其侵害行为已造成的损失予以赔偿。
（四）裁决救济
纠纷当事人对侵权纠纷裁决不服的可以以行政裁决机关为被告向人民法院提起行政诉讼，而损害赔偿争议若调解不成，则要再向人民法院提起民事诉讼。
考点2：专利诉讼
（一）专利诉讼的类型
1、专利行政诉讼：专利行政行为的司法审查诉讼案件。
2、专利侵权诉讼：专利权人因专利权受非法侵害而引发的诉讼。
3、专利权属诉讼：涉及一项专利申请权或专利权最终归属于何主体的诉讼。
4、专利合同纠纷诉讼：因为不履行或部分履行专利实施许可合同或专利转让合同而引发的诉讼。
5、其他专利诉讼
（二）专利诉讼的管辖
以国务院专利行政部门为被告的专利行政诉讼，一审由北京市知识产权法院负责审理，二审由最高人民法院知识产权法庭负责审理。
其余各类专利纠纷案件由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院，各经济特区中级人民法院或最高人民法院同意指定的中级人民法院作为第一审法院负责审理，最高人民法院为第二审法院负责审理。我国人民法院对涉及专利权纠纷案件除前述专属管辖外，对专利侵权案件还要适用民事诉讼法规定的一般地域管辖原则，即由被告所在地或者侵权行为地(包括侵权结果地)的有管辖权的人民法院作为第一审法院负责审查。
（三）专利诉讼的要点
1、理解专利技术
2、收集证据
3、法律程序
一审程序包括：①原告起诉。②人民法院受理后将起诉书副本送达被告。③被告在15日内提交答辩状，人民法院在5日内将答辩状副本送达原告，如果被告不提交答辩状，不影响审理。④决定开庭审理的案件，人民法院在开庭3日前通知当事人并公告。⑤法庭调查。⑥法庭辩论。⑦依法作出判决。⑧判决宣告。
二审程序一般包括：①当事人不服地方人民法院一审判决的，有权自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。②人民法院受理。③法庭审理。审理程序基本上与一审相同，不同之处主要在于审查范围和内容方面。
考点3：专利仲裁
仲裁法并不排除专利侵权纠纷可以适用仲裁的主要原因：
①专利权属于当事人可以行使处分权的权利，而平等主体间可以自由处分的权益一直属于可仲裁范围，专利侵权纠纷属于平等主体之间的财产权益纠纷，因此专利侵权属于仲裁法规定的可仲裁的范围。
②我国的民事侵权纠纷属于可仲裁范围，在专业性强的领域往往更多地依靠仲裁来解决纠纷，而专利侵权纠纷作为民事侵权纠纷的一种也具备民事侵权纠纷的一般性特点，因此也属于可仲裁的范围。
③专利侵权责任包括停止侵权、赔偿损失、消除影响，这些责任属于民法意义上“债”的范畴，关于“债”的纠纷本质上也可以通过仲裁解决。
第四节 海外专利的保护
考点1：海外专利纠纷的类型
(一)海外专利侵权诉讼
1、市场阻止型诉讼：由行业竞争对手发起，主要目的是提升行业壁垒，提高其他企业的成本，阻止新进入市场的企业发展。
诉讼的主要诉求包括：①提出巨额侵权赔偿，给对方施加压力;②在多国或同一国家多地法院起诉，利用高额的诉讼费和律师费迫使中小型企业不战而退;③和解结案，迫使对方接受各种苛刻的条件;④如未能达到阻止竞争对手的目的，转而迫使竞争对手缴纳高额的许可费，从而提高对方产品成本。
2、许可收益型诉讼：由行业的技术主导者或者NPE发起，主要目的是通过诉讼获取许可收益。
(二)海外展会专利纠纷
(三)贸易调查：各国贸易管理部门针对贸易活动中的知识产权问题开展的准司法调查，代表性的如美国的“337调查”。
(四)海关扣押
(五)其他海外专利纠纷
考点2：海外专利纠纷的应对
(一)海外专利纠纷的解决途径：1、积极应诉，2、寻求和解。
(二)海外专利纠纷的解决策略
1、应对海外专利诉讼
(1)组建诉讼应对团队。
(2)开展诉讼案情分析。
(3)制定应诉策略：①针对诉讼程序提出异议;②进行不构成侵权的抗辩;③缩小专利权保护范围;④现有技术抗辩;⑤提出专利权无效请求;⑥提起反制性质的诉讼。
2、应对海外展会纠纷：(1)遭遇警告应对。(2)遭遇执法应对。
3、应对贸易调查（“337调查”）
(1)综合考虑尽早决定是否应诉。
(2)合理构建高效的应诉团队。
(3)有针对性制定应对策略：①不侵犯专利抗辩。②专利无效抗辩。③专利不可实施抗辩。④规避设计。⑤反诉原告。
4、应对海关扣押
(1)核对扣押产品，对不当扣押提出异议。
(2)在民事诉讼中进行抗辩。
(3)与权利人进行和解。
（三）海外专利纠纷解决的关键环节
1、加强海外专利布局
2、提前储备海外服务机构
3、加强案件主导权控制
4、成本管理控制
5、做好展会纠纷应对预案
