科创板上市专利诉讼纠纷你准备好如何应对了吗（中集）
引言
科创板设立于2019年，是中国资本市场专门为解决科技创新企业融资问题而设立的板块。截至目前[1]，科创板已受理936家发行人，其中注册成功599家，终止224家，终止占比高达27%。科创板开板以来，多家企业(如敏芯微电子、科美诊断、安翰科技、华大智造、极米科技等)在冲刺科创板时都因在IPO的关键节点，甚至是上市前夜遭遇竞争对手专利诉讼狙击，导致上市进程受到影响。
2023年10月10日，国务院发布的《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》中指出“支持开展企业上市知识产权专项服务，加强与证券交易所联动，有效降低上市过程中的知识产权风险。”为帮助企业规避上市前、上市中可能遭遇的知识产权诉讼问题，避免拟上市科创板企业因风险应对准备不充分、问询答复经验不足等导致的上市进程终止，结合上交所政策文件要求和相关案例解读，本系列将分为（上集）、(中集)、(下集)三集，分别对专利无效纠纷、专利侵权诉讼纠纷和专利权属纠纷三类纠纷展开典型案例研讨、评析，并提出应对建议，本集展示的是涉及专利侵权诉讼纠纷的两个案例。
案例
案例1：贵州白山云科技股份有限公司（上市失败）
【第二轮问询】问题一、关于诉讼情形
问询问题：
请发行人:(1)披露是否存在与主要资产、核心技术、商标等相关的重大诉讼事项，相关诉讼的基本情况，包括当事人、法院受理时间、发行人收到诉状时间、诉讼请求、事实与理由、目前的进展及对发行人的具体影响，是否会影响持续经营:(2)相关诉讼是否及时披露，如未及时披露，是否涉及重大信息披露违规。
问询答复要点：
(1)相关诉讼情况披露(部分截图)
公司的贵州总部及注册地址位于贵州省贵安新区高端装备产业园南部园区内。2019年6月17日，……2019年6月27日，公司通过顺丰速运将送达回证寄出，2019年6月28日，顺丰速运信息显示南京市中级人民法院已签收前述快递文件。
2019年6月24日，公司负责人和法务人员知悉上述诉讼相关信息后，当日向保荐机构及公司律师通报了相关情况。公司和保荐机构高度重视上述诉讼事项公司将尽最大努力妥善处理上述诉讼相关事宜，包括但不限于组织相关技术人员进行专项分析、委托专业知识产权律师协助处理相关诉讼等。
期间，包括第一轮审核问询函回复、更新后的招股说明书等申报文件已于……审核系统开放日 (2019 年 6 月23 日) 上传至上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统。
2019年7月5日，公司及保荐机构收到了第二轮审核问询函，并在第二轮审核问询函回复 (即，本问询函回复) 中就上述诉讼相关问题进行了回复
……
综上，公司不存在隐瞒上述诉讼情况的主观故意，并已在 2019 年 7 月29日更新的《招股说明书(申报稿)》中披露了相关内容，不存在重大信息披露违规的情形。
【第三轮问询】问题一、关于诉讼情形
问询问题：
根据问询回复，(1)发行人竞争对手网宿科技于 2019年5月30日以涉嫌侵犯其 ZL201310147926.9 和 ZL201310349444.1 两项专利权为由，以发行人为被告向南京市中级人民法院提起两项诉讼，请求法院判令停止在云分发产品及服务中使用前述两项涉诉专利，并赔偿网宿科技经济损失合计人民币 15.000 万元、维权费用合计人民币约 123 万元，同时承担全部诉讼费用;(2)2019年7月2日，公司向国家知识产权局专利局复审和无效审理部提出对上述专利权的无效宣告请求;(3)2019年8月15日，发行人以侵犯其专利权为由，以网宿科技、网宿科技北京分公司为被告向贵阳市中级人民法院提起两项诉讼，请求法院判令被告赔偿经济损失合计人民币 16.000 万元，同时承担相关的维权费用;(4)截至招股说明书签署日，上述专利诉讼仍在审理过程中，案件审理结果存在一定的不确定性。
请发行人披露：(1)上述诉讼案件及发行人提出专利权无效宣告请求目前的进展情况，后续开庭或者审理的时间节点;(2)发行人报告期内的业务开展过程中使用上述涉诉专利的具体情况，……如果发行人无法继续使用涉及上述涉诉专利的技术路线，是否会导致相关的客户流失，量化分析对发行人的具体影响;(3)结合上述涉诉专利在 CDN 业务中的具体作用，……发行人的相关替代技术及其能否取得同样的服务效果;(4)上述诉讼案件是否已采取相关诉讼保全措施及对发行人的影响，发行人目前是否仍在使用上述涉诉专利，是否会持续扩大“因侵权所获得的利益”，从而导致赔偿金额增加;……。
答复要点：
① 发行人报告期内的业务开展过程中可能使用涉诉专利相关技术路线的具体情况
A、经全面检索，发行人未向其报告期内前二十大客户提供可能涉及涉诉专利相关技术路线的服务
B、……全部 2 家客户使用相应服务的技术路线选择方式为客户指定，占前述客户数量的 100%。报告期内，经计算上述两家客户给发行人带来的收入总额为 215.94 万元，占报告期发行人营业收入总额的 0.08%，估算毛利总额为 40.10 万元，占报告期发行人毛利总额的 0.08%。
C、……报告期内，经计算上述六家客户给发行人带来的收入总额为 231.65 万元，占报告期发行人营业收入总额 0.09%，估算毛利总额为 41.85 万元，占报告期发行人毛利总额0.08%。
②如果发行人无法继续使用涉及上述涉诉专利的技术路线，是否会导致相关的客户流失，量化分析对发行人的具体影响
报告期内，发行人提供的可能涉及使用涉诉专利 1 技术路线的服务带来的收入总额为 215.94 万元，发行人提供的可能涉及使用涉诉专利 2技术路线的服务带来的收入总额为 231.65 万元，前述服务带来的收入总额合计为 447.59 万元，占报告期发行人营业收入总额的 0.17%。在最不利情形下，即便发行人相关客户全部流失，亦不会对发行人产生重大不利影响。
……
1涉诉专利不属于 CDN 业务的核心技术、重要技术或不可或缺的技术
……
B.涉诉专利 1 不属于 CDN 业务的核心技术、重要技术或不可或缺的技术
文件强制刷新功能本身又包括 URL 刷新和目录刷新两种功能，涉诉专利 1 可以、且也只能用于实现支持正则表达式的目录刷新功能，但 URL 刷新是在使用强制刷新的客户中，绝大多数客户主要使用的刷新方式。
C.涉诉专利 2 不属于 CDN 业务的核心技术、重要技术或不可或缺的技术
CDN 动态加速技术主要为客户 http 协议的动态访问进行加速，但WebSocket 加速属于 CDN 核心动态加速技术的附属功能，亦不是 CDN 服务中必不可少的功能，涉诉专利 2 可以、且也只能用来实现WebSocket 加速功能。
……
4、上述诉讼案件是否已采取相关诉讼保全措施及对发行人的影响，发行人目前是否仍在使用上述涉诉专利，是否会持续扩大“因侵权所获得的利益”，从而导致赔偿金额增加;通势丰和霍涛是否具有相应的能力就上述案件可能带来的侵权赔偿或诉讼费用向发行人予以全额补偿。
发行人尚未对可能使用涉诉专利技术路线的服务进行修改，原因在于：(1)发行人认为现有技术路线并未侵犯涉诉专利 1 及涉诉专利 2 的专利权，因此无需更改;(2)更改技术路线将涉及到底层代码的修改，鉴于该案件正在审理过程中，发行人在现阶段主动修改代码可能会对诉讼结果造成不利影响。
发行人控股股东通势丰及发行人实际控制人霍涛已于2019年7月29日出具《承诺函》，如因(2019)苏 01 民初 1600 号案、(2019)苏 01 民初 1601 号案诉讼败诉导致发行人向网宿科技支付侵权赔偿或支付诉讼费的，通势丰和霍涛同意连带地向发行人予以全额补偿。
案例来源：http://listing.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=130&anchor_type=0
该公司第四轮问询的第一个问题仍为“关于诉讼事项”，第四轮问询之后，诉讼案件仍在审理中，后公司于2020年07月06日撤回上市申请，上交所根据《审核规则》第六十七条(二)，终止其发行上市审核。
案例2：成都极米科技股份有限公司（上市成功）
深圳光峰科技股份有限公司(下称“光峰科技”)于2019年6月30日成功登陆科创板，成都极米科技股份有限公司(下称“极米科技”)科创板上市在2020年5月8日被受理，2020年6月进入IPO问询阶段。光峰科技在6月2日晚，公告称其控股子公司峰米科技就与极米科技的专利侵权纠纷向法院提起诉讼，认为极米科技两款智能投影产品所采用的相关技术涉及侵权峰米科技所拥有的……技术专利，并向极米科技索赔经济损失4600万元。
【第二轮问询 问题1】关于专利诉讼及专利无效宣告事项
问询问题：
根据招股说明书及首轮问询回复，(1)峰米科技以发行人制造的Z6系列型号投影仪所采用的技术方案完全落入光峰科技作为专利权人且已以“排他许可”方式许可峰米科技使用的ZL201110086731.9号发明专利之权利要求的保护范围构成侵权为由，向天津市第三中级人民法院起诉，请求判令发行人立即停止侵权行为，即……;请求判令两被告赔偿原告经济损失4.500万元人民币，以及维权合理支出共计100万元人民币，合计4.600万元人民币;……。(2)截至2019年12月31日，发行人共拥有发明专利16项。2020年7月21日，光峰科技发布《公告》，对发行人的16项发明专利向国家知识产权局提出无效宣告请求。截至2020年7月27日，发行人已收到10份《无效宣告请求受理通知书》，国家知识产权局对光峰科技提出的其中10项发明专利权之无效宣告请求准予受理。(3)截至目前，上述诉讼及专利无效宣告申请均处于未决状态。
请发行人说明：(1)上述诉讼及专利无效宣告事项的最新进展;(2)发行人涉诉技术方案的基本情况，……;请结合发行人Z6系列型号投影仪所采用的技术方案与涉诉专利的权利要求进行比对分析的情况，进一步论证发行人Z6系列是否存在侵犯光峰科技或第三方知识产权的情形;除Z6系列产品外，发行人其他系列产品是否存在侵权行为或潜在侵权风险;……(8)结合上述情形进一步论证上述诉讼事项及专利无效宣告事项对发行人持续经营的影响，如果败诉或相关专利被宣告无效是否会对持续经营构成重大不利影响，发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定。
答复要点：
(一)上述诉讼及专利无效宣告事项的最新进展
1、峰米科技已与发行人达成和解，正在撤回专利诉讼案件的起诉
……
发行人与峰米科技及其母公司深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”)于2020年8月31日签署《和解协议》。同日，发行人与光峰科技签署《战略合作协议》和《专利许可协议》。签署该等协议的背景为发行人考虑到专利诉讼案件的审理程序和时限较长，尽管发行人不存在侵犯731号专利权的情形，但发行人为了取得稳定的生产经营环境，……。
据此，发行人同意与峰米科技、光峰科技达成和解。相关协议主要约定的事项和内容如下：
(1)发行人与光峰科技在激光投影仪技术领域开展合作，由光峰科技按照发行人的要求开发激光光机产品，发行人支付一次性NRE费用（一次性产品委托研制开发费）500万元;
(2)发行人分5年向光峰科技支付专利许可费合计2.500万元人民币，获得未来可能有助于发行人产品研发的光峰科技33项专利的实施许可权利;
(3)基于各方已同意搁置争议共谋发展，在《和解协议》、《战略合作协议》和《专利许可协议》生效后5日内，峰米科技、光峰科技及发行人互相撤回针对对方的所有行政、民事案件，并且不对针对对方在和解协议签署之前或者合作期内的任何行为、产品提起诉讼或其他权利主张。
截至本回复出具日，《和解协议》、《战略合作协议》和《专利许可协议》已生效。
……
2、光峰科技已与发行人达成和解，正在撤回专利无效宣告请求
……
鉴于发行人与光峰科技和峰米科技于2020年8月31日签署的《和解协议》、《战略合作协议》和《专利许可协议》已生效，光峰科技已于2020年9月4日向国家知识产权局专利局复审和无效审理部提交撤回针对发行人16项发明专利提出的无效宣告请求，并已收到国家知识产权局出具的提交回执确认相关撤回申请文件已经由国家知识产权局接收，预计无效宣告请求撤回程序将在十日左右完成。
……
极米科技积极促成和解并实施技术合作，消除了证监会的疑虑，于2021年1月26日成功过会。
问询要点
根据上述案例，分析得出上市过程中，如果发行人实施的核心技术遭遇大规模的重大的专利侵权诉讼，则发行人将面临停止使用核心技术、承担巨额损害赔偿、企业形象受损等风险，企业的持续经营将可能遭受重大不利影响，审核专家主要关注如下要点：
1)目前案件进展情况，是否仍处于未决状态;
2)公司业务开展过程中使用涉诉专利的具体情况，是否有替代技术路线，是否因此导致重要客户流失;
3)公司的替代技术路线是否能取得相应的服务效果;
4)公司目前是否仍在使用上述涉诉专利，是否会持续扩大“因侵权所获得的利益”，从而导致赔偿金额增加;
5)是否存在其他潜在知识产权侵权风险，如何规避相关风险;
6)分析胜诉率，如果败诉，是否对公司持续经营产生影响。
应对措施
结合以上审核关注重点并结合上述相关案例，当企业在上市前或者上市过程中遭遇专利侵权诉讼阻击，除请求竞争对手的专利无效[2]外，还可以采取如下应对思路[3],[4],[5]：
(1)项目立项前，开展专利侵权预警分析;产品上市前，开展FTO分析[6]，尤其是针对已上市竞争对手，提前排查核心技术/产品侵权风险，开展核心技术/产品技术特征与权利要求技术特征比对，并由专业的知识产权律师出具意见，排除恶意侵权风险;
(2)上市过程中，及时披露相关诉讼纠纷进展情况，对专利侵权诉讼、专利权属纠纷、专利无效纠纷的案情、目前阶段以及最新进展等进行了充分、完整、准确的披露。
(3)由知识产权律师出具专项法律意见书，对发行人专利侵权诉讼的胜诉概率、承担赔偿责任的可能性以及最不利后果下的赔偿金额及计算方式等发表明确的法律意见;
(4)若经知识产权律师评估侵权风险较大的情况下，应建议发行人停止或逐步减少相关技术产品的生产，避免造成侵权范围的扩大而给发行人造成更大的经济损失;
(5)对于历史上专利诉讼较多的情形，鉴于可能引发对于发行人内控制度有效性的质疑，则一方面可分析论证发行人现有的知识产权管理体系的完备性，另一方面亦可从历史专利诉讼的胜诉率角度论证，如发行人大部分案件最终均以胜诉、撤诉或者调解结案，说明发行人建立的知识产权保护工作机制具有有效性。
(6)上市暂停或者终止可能会给企业公众形象带来负面观感，甚至影响其后期发展。为了快速消除诉讼对IPO审核的不利影响，也可以选择与竞争对手通过专利许可的方式快速和解以达到顺利上市的目的。上述两个案例中，白山云与竞争对手的侵权诉讼、无效纠纷愈演愈烈，最后无奈终止上市进程;极米科技选择握手言和，最后成功上市。
文中说明：
[1] 2023年10月27日。
[2] 据himmpat数据库检索，网宿科技请求无效白山云已结案的6件专利中，其中3件被全部无效，2件保持全部有效，1件被部分无效;白山云请求无效网宿科技已结案的3件专利，上述清晰各1件。
[3] 马天旗.科创板企业上市知识产权指南[M].知识产权出版社有限责任公司,2021.第四章，第二节敏芯科技案例
[4] 科创板拟上市公司通常面临的几类专利纠纷. https://mp.weixin.qq.com/s/4aWiOPrLSX4eVJXMh6e6EA.软唐知产顾问. [2023-04-05].
[5] 科创板IPO知识产权诉讼专题(第7期)——IPO进程中遭遇知识产权诉讼狙击后和解的要点. https://mp.weixin.qq.com/s/r1p4T84rwTEbCicAp6p2-Q. 王琪,天天IP .[2022-12-12]
[6] 需要说明的是，据了解，目前上市的案例中，尚无因提前开展FTO工作，排除恶意侵权而顺利过会的情形，主要原因是国内大部分企业还没有知识产权意识，一般都是遭遇诉讼阻击之后采取措施。
