专利申请文本的质量在业内有一定的评价方法，但专利审查意见的质量较少被讨论。本文就此问题仅以个人视角，而且是从审查员相对方的视角，稍作闲聊，并不想因此冒犯任何审查员。正如书籍的读者最有资格对书籍进行评价，也正是读者的选择才使作品流传为经典。
我想先亮出一个或许让审查员稍感不快的观点：
在所有因审查员认为权利要求全部不具备创造性而下发的第一次审查意见中，如果审查员能够全面而理性的阅读申请文本及对比文件，并按照审查指南的创造性判断标准来分析，我想至少有一部分审查意见是不应发出的。
这么说的理由有二：
其一，发明专利中十之八九(甚至更多)都会发出权利要求全部不具备创造性的第一次审查意见，但根据总体授权率，这部分专利中超过一半(甚至更多)能够最终获得授权。也就是超过一半(甚至更多)的专利，审查员改变了最初的看法。
其二，如果说针对审查意见答复的过程就是一个厘清专利技术及其在现有技术中的定位的过程，这是其有益之处。但是，在意见陈述书中陈述的内容如果超出了原始申请文件记载的范畴(除了对发明原理等的进一步阐释，以及补充部分已明确记载效果的实验数据等)基本难以被接受，这也符合专利法的立法本意。所以，意见陈述书中能够被认可的内容基本上不会超出申请文本记载的内容。换句话说，就审查员最初认为全无创造性但最终被授权的专利而言，原申请文本记载的内容中已包含了大部分可授权的理由，只是审查员在最初没有发现而已。
下面以一则典型的案例进行分析，所讨论的问题在其它专利的审查过程中也反复出现。
该案例的权利要求1保护的是一种化合物Ⅱ的制备方法，只包含一步反应：化合物Ⅰ在紫外光的照射下进行光化学转化，得到化合物Ⅱ。反应条件是：紫外光经滤光液(含有Cu2+)滤光后再进行光化学转化，(光化学转化分开环和闭环两个阶段进行)开环阶段的滤光液中Cu2+的浓度≤闭环阶段的滤光液中Cu2+的浓度。
在从属权利要求中，限定了开环阶段的滤光液中Cu2+的具体浓度范围，和闭环阶段的滤光液中Cu2+的具体浓度范围。
对于化合物Ⅰ光化学转化为化合物Ⅱ，且该过程分开环和闭环两个阶段进行，两个阶段所需波长分别为：<300nm和>300nm，这些都是现有技术。也即本发明的改进点只在于：紫外光经滤光液滤光，且两个阶段的滤光液中Cu2+的浓度要求不同。
说明书记载的有益效果包括：如果在开环阶段直接用紫外线高压汞灯照射，由于含有254nm左右波长的光，会导致副产物占比很高，目标产物收率较低，所以需要对紫外线高压汞灯进行滤光。通过本发明的方案可以实现：开环阶段使用较低浓度的滤光液滤除波长小于270nm的光。而闭环阶段使用较高浓度的滤光液滤除波长小于300nm的光，更有利于闭环反应。从而获得更高的收率。
实施例给出的是：
实施例和对比例的结果参见下表：
|
开环阶段 |
闭环阶段 |
收率 |
|
|
对比例1 |
不滤光 |
不滤光 |
9% |
|
实施例1 |
1%氯化铜滤光 |
1%氯化铜滤光 |
20% |
|
实施例2 |
1%氯化铜滤光 |
2%氯化铜滤光 |
24.5% |
审查员检索到的对比文件1(D1)中，化合物Ⅰ在紫外线高压汞灯照射下进行光化学转化，得到化合物Ⅱ，收率10.6%。
审查员认为权利要求1的方案和D1相比，区别特征在于：权利要求1限定紫外光经含有Cu2+的滤光液滤光后再进行光化学转化，开环阶段的滤光液中Cu2+的浓度≤闭环阶段的滤光液中Cu2+的浓度。
审查员对区别特征的认定非常精确，像多数专利审查意见一样。问题出现在如何确定本发明实际解决的技术问题。
审查员认为“权利要求1实际解决的技术问题是提供一种不同的化合物Ⅱ的制备方法”。
抛开专利审查而不论，单从技术人员研发的角度，“提供一种不同的制备方法”这一点也难以成为一个研发任务或目标，因为它没有目标，也不是一个需要解决的问题。我认为一个完整的技术问题的表述应包含两个短语：1)技术主题;2)以期改进的效果。审查指南也指出：“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”，“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。如果审查员完全忽视技术效果，仅仅将技术主题本身作为技术问题是不妥当而且危险的。
它的危险之处在于：因为技术启示是带有方向性的，它指向发明实际解决的技术问题，如果发明实际解决的技术问题不包含技术效果的表述，意味着在任何现有技术中只要找到相同或类似的技术手段，而不论其作用和达到的效果，即可得出“存在技术启示”的错误结论。它的危险之处在于，由于会导致方向性的错误，三步法推理的合理性荡然无存。这就像三段论的大前提错误这么严重。
所以，本发明实际解决的技术问题怎么确定是重中之重。为此，审查指南2023版对如何“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”进行了更详细的规定。事实上，只有“当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案”，但上述案例并不属于该种情形。
因此，权利要求1实际解决的技术问题应该是：提供一种化合物Ⅱ的制备方法，以提高产物收率。
接着，审查员给出了对比文件2(D2)，其反应物与产物结构与本发明基本相同，其在双滤光系统光化学反应器中进行反应，具体是通过反应器的玻璃壁来滤光，开环阶段可透过波长短于300nm的光，闭环阶段可透过波长长于300nm的光。审查员认为，D2教导了控制两个阶段分别为<300nm的波长和>300nm的波长来改善收率。
在此基础上，审查员可能认为找到了作为杀手锏的对比文件3(D3)，其研究了系列滤光液的光吸收特性及其在光催化实验(光降解苯酚)中的应用。其中包括将CuSO4溶液作为滤光液，其紫外可见吸收光谱如下图:
审查员认为从中可以看出，CuSO4滤光液可以滤去紫外线汞灯下<300nm的紫外光，并可以通过调整Cu2+浓度来滤除不同波长的紫外线。
紧跟着，审查员仓促而草草地下了结论，认为在D2和D3的教导下，开环阶段的滤光液中Cu2+的浓度≤闭环阶段的滤光液中Cu2+的浓度是本领域技术人员能够通过常规实验筛选得出的。因此本方案没有创造性。
可以看出，审查员犯了两个错误：
第一，本发明的关键考虑是：270nm波长以下的光对反应不利，需要滤除。D2没有给出任何这方面的教导。只按D2的要求“<300nm”是无法达到本发明效果的。
第二，D3研究的反应(光降解苯酚)不存在开环和闭环。本发明开环阶段所需紫外光波长是要短于300nm(注意：本发明经过滤光，开环阶段波长为270~300nm)，如果像D3那样将<300nm的紫外光都滤除，便难以实现开环反应。
这导致整个分析过程出现了漏洞。
审查意见出现漏洞的原因，我认为在于：其一，没有全面理解本发明的内容。其二，疏于对如何给出了技术启示进行逻辑严明的说理。
审查指南规定的技术启示是：“现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”
从中可以看出，技术启示是有方向性的，以解决存在的技术问题为导向。实际解决的技术问题是引航的灯塔。而在本案例中，如上面所述，审查员确定的技术问题并不准确。
此外，公正的来说，站在本领域技术人员的视角判断是否存在技术启示，需要跳出自己事先阅读了本发明的技术方案所带有的先入之见。并且应做下述的思想实验：忘掉本发明的方案，心中想着重新确定的技术问题(前提是要准确)，看着面前的对比文件，在符合研发规律的前提下，能否合乎逻辑的或经过常规实验即得到本发明的方案。很自然，人类的创造力表现在有一定的非线性和跳跃性，“启示”也是如此，它会有思维的跳跃，但要将这种跳跃限制在较低限度内，而不是跨越一个的鸿沟。这就需要审查员在论述为什么现有技术给出了技术启示的时候，进行逻辑严明的说理，惟其如此，才能让人信服。
设想，我们有一个机会可以任意重构现有技术，那对于上述的案例，怎么样才算作“现有技术给出了技术启示”呢?
假设仍然选取上面的D1作为最接近的现有技术。
假想的D2’：其也是将化合物Ⅰ在紫外光的照射下进行光化学转化，得到化合物Ⅱ。其研究得出，在波长260nm以下的光中存在对反应不利的波长的光，影响收率。为此，建议可以通过玻璃滤光后，再进行光化学转化，使开环阶段的波长在260~300nm。闭环阶段仍保持在大于300nm。
假想的D3’：为了应用于光化学反应，研究了系列滤光液的光吸收特性，可以通过调节铜盐溶液的浓度，来控制透过的波长在250~650nm。
我们假设一个理想的本领域技术人员，为了解决心中的问题(改进化合物Ⅱ的制备方法，以提高产物收率)，面前有D1、D2’和D3’，他会怎么做，他能完成他的任务吗?
他看到D1的收率较低，而D2’提示他可以通过滤光提高收率，具体需要在开环时滤除260nm以下的波长，闭环阶段滤除300nm以下的波长。但D2’中用玻璃来滤光的想法似乎太过昂贵。他希望找到其它的滤光方式。很自然的，他找到了D3’，也只有在这时，D3’才会激起他灵感的火花。D3’教导他可以通过调节铜盐溶液的浓度来滤除不同波长的光。因此，只需通过简单的实验就可以确定铜盐浓度为多少即可滤除260nm以下(或300nm以下)波长的光。在此，他成功了。
无论用多少语言都难以描述灵感是怎么产生的。如果灵感从自己头脑中冒出，那便是创造力，如果灵感来自他处(比如对比文件)则就可以说是“得到了某种启示”。我也只能通过譬喻来传达这其中的微妙之处：一个孤独的沙漠旅行者被困在茫茫的沙漠中，举目看不到任何生命的迹象，他不知道怎样才能走出这死亡之地。突然他看到一个小商队从远方慢慢靠近。他跟着这个经验丰富的商队走了几天。但突如其来的龙卷风将整个商队埋没。命运还是非常眷顾他，他从沙子中站了起来。随后，当他看到被踩在脚下的白骨时，他想，顺着时不时出现的白骨也许可以找到走出沙漠的路。就这样又走了艰难的两天，他便看到了沙漠边缘的绿荫。确实，商队给了他一程很大帮助，偶然出现的白骨也指引了他。但没有他对白骨的判断和思考，他是走不出沙漠的。
从上面的案例可以看出，审查员做了大量的检索和分析工作，值得肯定。但是，该审查意见不可避免地增加了申请人的答复负担(毕竟“自证清白”总要绞一些脑汁)，也会占用审查员更多的审查时间，当初是否可以避免呢?值得商榷。
备注：
1. 本文讨论的“专利审查意见的质量”区别于“专利审查的质量”。就一些人看来，“专利审查的质量”更关注充分的检索现有技术，使得授权的专利权更稳定。本文的“专利审查意见的质量”关注的是，对于给定的对比文件，如何更客观的评述本发明。
2. 本文如有任何不正确的观点，请各方指正。
