在专利法中,创造性的重要性不言而喻。它不仅是授予专利权的必要条件之一,也是区分知识产权成果、体现创新价值的重要评价标准。同时,创造性也是衡量高价值专利的重要指标之一,对于高价值专利的法律价值和经济价值评估有重大影响。
我国的专利审查指南规定:创造性的判断方法主要借助于三步法,即按照以下三个步骤进行:
(1)确定最接近的现有技术;
(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
而在各种法理研究和实际操作中,大家都比较重视技术问题的确立和技术启示的获得,尤其是第(3)步技术启示的获得,有大量的文章和判例,而对于区别特征如何去与最接近的现有技术结合,在什么位置进行结合,则相对研究较少。在实审审查员发的审查意见中,通常也是一旦判断区别特征被公开或者容易想到,就认为该方案不具备创造性,而忽略了区别特征在解决特定问题时的特殊性。对此,下文通过两则历史故事进行阐述说理。
故事一
上海市四年级下册语文书中记载了一个故事:
1492年,哥伦布发现了新大陆。在之后的一次宴会上,哥伦布听见有人讥笑他,就从盘子里拿个鸡蛋,提出一个古怪的问题:“女士们,先生们,谁能把这个鸡蛋竖起来?”
鸡蛋从这个人手上传到那个人手上,大家都把鸡蛋扶直了,可是一放手,鸡蛋立刻倒了。最后,鸡蛋回到哥伦布手上,满屋子鸦雀无声,大家都要看他怎样把鸡蛋竖起来。
哥伦布不慌不忙,把鸡蛋的一头在桌上轻轻一敲,敲破了一点儿壳,鸡蛋就稳稳地直立在桌子上了。
“这有什么稀罕?”宾客们又讥笑起哥伦布来了。
“本来就没有什么可稀罕的,”哥伦布说,“可是你们为什么做不到呢?”
这个故事如果切换到专利发明背景下,可以找到大量类似场景和案例,在研发之初,大家绞尽脑汁从各个角度去解决问题,但都是无功而返,问题迟迟得不到解决,最后突然有人以一个比较简单的方式解决了问题,此时大家才恍然大悟,原来这样就可以解决问题呀。而在审查过程中,由于审查员是在阅读了说明书,在知道了如何去解决问题之后再去事后评估,甚至在技术公开很多年之后才开始审查,对部分技术已经习以为常,且缺乏面对当时困境的经历,如果仅是机械地套用三步法,将区别特征切割出来判断是否是惯用手段或容易想到,就会很容易出现误判。
对于这种情形,建议在专利申请文件中不是单单描述取得的成果,还适当描述研发过程中的努力,尝试过多少种努力,遇到过多少次挫折。这样即使审查员认为区别特征是容易想到的,也可以在意见陈述中反驳说,我前面的努力中还有很多其它方式和手段,也都挺容易想到,但尝试这么多之后都失败了,因此并不是区别特征是熟悉的、容易想到的,就是显而易见的,因为现有技术中并未明确教导解决这个问题可以采用这个区别特征,容易想到的方式多了,但都不是那么显而易见就能够解决问题,不经过一番努力怎么就知道是这个而不是另一个方式才能解决问题?此外,这个问题拖了很长时间未解决,如果容易想到为什么审查员提供的最接近现有技术中没有想到采用这种方法去解决,反而用了效果不那么好的另一种方式?
这个案例另外提示一点就是,对于吃鸡蛋来说,先砸破鸡蛋是惯用手段;而对于竖鸡蛋来说,由于之前没有人这么做,砸破鸡蛋竖起来并不是惯用手段,否则也不会那么多人想不到如何去解决,而导致问题延续了那么久。这也说明了确定区别特征和实际解决的技术问题步骤的重要性,对于重新确定的技术问题,不能太过于上位概括而与现有技术中的问题相混同,或者在区别特征具有多个作用,能够解决多个技术问题时,需要慎重考虑是否必然解决本发明声称的这一个。
故事二
福特公司一台电机出了毛病,几乎整个车间都不能运转了,相关的生产工作也被迫停下来。公司调来大批检修工人反复检修,又请了许多专家来察看,可怎么也找不到问题出在哪儿,更谈不上维修了。
福特公司请了著名的物理学家、电机专家斯坦门茨帮助,斯坦门茨要了一张席子铺在电机旁,聚精会神地听了3天,然后又要了梯子,爬上爬下忙了多时,最后在电机的一个部位用粉笔画了一道线,写下了“这里的线圈多绕了16圈。”人们照办了,令人惊异的是,故障竟然排除了,生产立刻恢复了!
福特公司经理问斯坦门茨要多少酬金,斯坦门茨说:“不多,只需要1万美元。”1万美元?就只简简单单画了一条线!斯坦门茨看大家迷惑不解,转身开了个账单:画一条线,1美元;知道在哪儿画线,9999美元。
这个故事如果切换到发明专利背景,则更深层次的揭露了现有创造性三步法评述容易忽略的一个问题,多绕或少绕线圈属于电机领域很常规的技术手段,但为什么要多绕/少绕,在哪儿多绕/少绕?进行创造性三步法时只是简单对比最接近现有技术,判断区别特征和是否具有技术启示,作用相同就得到有启示得到区别特征,但很容易忽略的是区别特征在哪里,为什么在那里,本领域技术人员有动机去将区别特征设置在那里吗?
这个在机械领域特别常见,机械领域的所有手段追本溯源都是基本单元,比如连杆结构、齿轮传动等,都属于本领域公知的结构,问题是其他人是否能够想到如何去设置这些公知结构的组合,使其实现了某种非常规的特定功能。因此,在意见陈述时,可以着重强调区别特征与最接近现有技术的结合并不限于本发明的位置,而是有更多种更常规的选择,本领域技术人员没有动机按照本发明这样进行组合,得到本发明的方案,本发明取得的技术效果也区别于常规设计方案。
综上所述,本文通过两个小故事阐述了在高价值专利审查意见答辩中的一些技巧,我们不仅可以在区别特征数量、技术启示上努力争辩,还可以在区别特征与最接近现有技术如何结合,区别特征解决不同技术问题等角度上进行争辩,争取为高价值专利争取更大的保护范围。