案情简介：上诉人包某某与被上诉人国家知识产权局、一审第三人张某某实用新型专利权无效行政纠纷一案，涉及专利权人为包某某、名称为“手机计步器”的实用新型专利(以下简称本专利)。针对张某某就本专利权提出的无效宣告请求，原国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)作出第36621号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定)，宣告本专利权部分无效;包某某不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出审查决定。北京知识产权法院于2020年12月1日作出(2018)京73行初11074号行政判决，判决驳回包某某的诉讼请求;包某某不服，向最高人民法院提起上诉。
最高人民法院认为：本专利申请日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。根据各方当事人的意见，本案二审争议焦点问题是：(一)本专利权利要求1是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。具体为：1.本专利主题名称“手机计步器”对专利权保护范围是否具有限定作用;2.“问题的提出”对本专利创造性认定的影响;3.本领域技术人员是否有动机将证据4与证据3、证据4与证据5结合。(二)被诉决定以多篇对比文件评价本专利的创造性是否不当。(三)本专利产品市场销量巨大对本专利创造性认定的影响。
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(三)本专利产品市场销量巨大对本专利创造性认定的影响
包某某上诉主张，在案证据能够证明本专利产品销量巨大，在商业上取得了成功;且无论是经包某某授权的手机计步器产品还是未经其授权的产品，都使用了本专利权利要求1、2的技术方案，可见，本专利商业上的成功依赖于其功能与效果，与其技术方案具有直接关系，应认定本专利具备创造性。对此，本院分析如下：
发明创造是否具备创造性，通常应当采用“三步法”进行判断。“三步法”是从技术贡献的角度评价发明创造对现有技术是否做出了实质性贡献，要求发明创造要区别于现有技术，且该区别对本领域技术人员达到了“非显而易见”的程度。商业成功是从经济激励的角度对发明创造进行评价，它是创造性判断的辅助考量因素。在“三步法”已经足以对创造性作出明确评价时，商业成功辅助性考量的重要性已被减弱。基于商业成功认定要求保护的技术方案具备创造性，需要同时满足以下两个条件：一是技术方案的实施能够创造较高的社会经济价值；二是商业成功是由技术方案本身直接导致。具体来说：
第一，基于商业成功对发明创造授予专利权的合理性基础是技术方案对社会的经济价值，故认定商业成功的关键在于技术方案的实施能够创造较高的社会经济价值、促进社会经济发展。市场销量大，并不一定意味着获得了专利法意义上的商业成功。就本案来说，手机计步的作用在于记录手机用户的运动步数。一些公司、学校及商家等对用户手机步数进行排名，并对完成一定手机步数任务的用户进行奖励、提供优惠等，均是为了激励用户通过运动提升身体素质，养成健康**活方式。本专利通过机械装置自动晃动手机，虚构步数，其本质是帮助手机用户以欺骗手段获取不当利益。本专利技术方案的实施使得手机计步软件失去原有的正向功能和效果，不符合主流的社会规范和期待，其取得较大市场销量不足以认定其获得商业成功。
第二，前文已述，本专利技术方案只是实现手机自动持续摆动，而计步功能是由手机本身的软件及硬件实现的。消费者购买本专利产品或未经许可实施本专利的产品，主要是为了虚构行走步数以获取奖励、完成任务等，产品销量并非本专利技术方案本身直接导致，而是与虚构手机步数所带来的不当利益相关。
综上，包某某关于本专利取得了商业成功因而应认定具备创造性的主张，不能成立。无论基于“三步法”，还是基于商业成功的考量，本专利均不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
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二审判决：驳回上诉，维持原判。
【参考案例：(2021)最高法知行终847号】
