知识产权

最高院案例:独立权利要求是否缺少必要技术特征的判断

2024-12-13 16:40:14  来源:知识产权  作者:中企检测认证网  浏览:1

案情简介:上诉人中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国家知识产权局)、原田工业株式会社(以下简称原田株式会社)与被上诉人东莞友华通信配件有限公司(以下简称友华公司)发明专利权无效行政纠纷一案,涉及专利权人为原田株式会社、专利号为201510121116.5、名称为“天线装置”的发明专利(以下简称本专利)。针对友华公司就本专利提出的无效宣告请求,原国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)作出第37938号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定),宣告本专利权利要求部分无效,在原田株式会社于2018年9月3日提交的权利要求1-8的基础上继续维持该专利权有效;友华公司不服,向中华人民共和国北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼。一审法院于2021年4月29日作出(2019)京73行初2132号行政判决,判决撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定;国家知识产权局及原田株式会社均不服,向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院认为:本案为发明专利权无效行政纠纷。本专利优先权日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前,本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是:本专利独立权利要求是否缺少必要技术特征。

(一)关于依据“该线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方”是否足以认定本专利独立权利要求不缺少必要技术特征

专利法实施细则第二十条第二款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”必要技术特征,是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。如果发明所要解决的技术问题包括多个彼此相互独立的技术问题,则在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时,只要独立权利要求的技术方案能够解决其中一个或者部分技术问题的必要技术特征,即可认定其符合专利法实施细则第二十条第二款的规定,不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。

本案中,原田株式会社主张独立权利要求基于“该线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方”解决了“如何通过改变天线装置的内部部件之间的配置关系来提高天线装置的辐射效率”的技术问题,即已经能够解决本专利所要解决的一个技术问题,故本专利独立权利要求不缺少必要技术特征。

对此,本院认为,发明所要解决的技术问题,是指专利申请人基于其对说明书中记载的背景技术的主观认识,在说明书中声称要解决的技术问题,其不同于在判断权利要求是否具备创造性时,根据权利要求与最接近的现有技术的区别特征重新确定的发明实际解决的技术问题。独立权利要求应具备解决技术问题的必要技术特征,是对权利要求的撰写提出的要求。由于权利要求限定的技术方案相对于不同的现有技术可能解决不同的技术问题,如果脱离本专利说明书中记载的相对于背景技术所要解决的技术问题,以本专利相对于其他现有技术解决的技术问题判断独立权利要求是否缺少必要技术特征,则既无实际意义,亦因现有技术难以遍寻而不可操作。因此,判断独立权利要求是否缺少必要技术特征,原则上只能基于说明书中记载的发明所要解决的技术问题进行判断。为解决发明所要解决的技术问题所必不可少的技术手段,属于必要技术特征。

本专利说明书“发明内容”部分详细描述了本专利所要解决的各个技术问题,其中关于天线装置的灵敏度,记载了现有技术中保证灵敏度和改善天线装置的外观相冲突的问题,并记载了本专利能够使伞形振子的实质高度变高,提高接收信号的灵敏度,但从未提及伞形振子的后侧部不能有效利用从而导致辐射效率不高的问题。本专利说明书中亦不涉及解决该技术问题的技术手段。其中,说明书第[0116]段虽然提及最大限度地避免伞形振子与线圈的干涉,但其也是为了能够在维持同等的接收信号性能的情况下改善天线装置的外观,且系通过将线圈配置于伞形振子宽度方向的大致中心而实现这一目的,并非将线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方;第[0122]段记载的是通过增加天线与接地面之间的距离来提高天线装置的工作增益,亦不涉及通过将线圈配置于伞形振子前侧部的下方以提高天线装置的辐射效率。至于原田株式会社主张的其在本专利实质审查过程中的意见陈述,系针对本专利与现有技术之间的区别,如上所述,该区别与基于本专利说明书记载的技术问题判断独立权利要求是否缺少必要技术特征无关。

综上,依据“该线圈配置于所述伞形振子的前侧部的下方”这一特征并不足以认定本专利独立权利要求不缺少必要技术特征。

(二)关于本专利独立权利要求是否缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征

本案中,友华公司主张独立权利要求缺少“伞形振子以将其后部位于所述绝缘底座的上方的方式固定于所述振子支架的上部”的必要技术特征,一审法院经审查认为本专利独立权利要求缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征,系将友华公司主张的技术特征的一部分认定为必要技术特征,未超出友华公司请求的范围。

在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时,仍应考虑说明书中记载的发明目的等内容,基于对权利要求的合理解释得出结论。理由如下:第一,不论适用哪一法律条款判断专利权利要求是否应当授权或者维持有效,权利要求的解释应当保持一致。换言之,在专利授权确权程序中应当基于对权利要求的同一解释,判断专利权利要求是否符合专利法和专利法实施细则有关条款的规定。第二,结合说明书对权利要求作出合理解释,其关键在于“合理”。这意味着在解释时既要以权利要求的内容为准,又不能脱离说明书和附图,包括发明目的等内容在内的说明书及附图均可以用于解释权利要求。在此标准下,不会因权利要求的解释问题架空专利法实施细则第二十条第二款的规定。第三,要求独立权利要求具备必要技术特征,本意在于规范权利要求的撰写。如果社会公众不能实现权利要求所确定的技术方案以解决技术问题,或者权利要求的保护范围与技术贡献不相符,可以通过专利法的其他条款解决。如果本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的结论,社会公众的利益不会受到损害。相反,在本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的情况下,仅因申请人在独立权利要求中没有进一步详细记载技术特征而不予授权,会导致对申请人撰写专利文件的要求与其创新程度不相适应,悖离专利法鼓励发明创造的立法目的。因此,只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后仍不能认为其可以解决发明所要解决的技术问题时,才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。

本案中,首先,本专利权利要求1既限定了天线底座由绝缘底座和导电底座构成且导电底座比绝缘底座小,又限定了伞形振子配置在天线底座的上方。按照本领域技术人员的通常理解,上述限定已经表达了伞形振子的一部分位于绝缘底座上方的含义。其次,根据本专利说明书的记载,本专利之所以要设置天线底座由绝缘底座和导电底座构成,就是为了使绝缘底座上的伞形振子的接地面为车体,从而通过其高度的实质变高提高接收信号的灵敏度。本领域技术人员通过阅读说明书和权利要求书能够合理地确定伞形振子的一部分必然位于绝缘底座上方。再次,本专利说明书中的实施例在记载“导电底座形成为比绝缘底座小一圈”的同时,还记载了“且长度较短”“且配置于在绝缘底座上的自前侧至中央的稍后侧之间的位置”,该内容与发明目的相符,而友华公司所举之示例为脱离本领域技术人员对技术方案合理理解的极端示例。最后,由于本专利权利要求限定了“天线底座由绝缘底座和导电底座构成”,一审判决以本专利背景技术中的“天线底座为金属制导电底座因而其天线振子全部位于导电底座上方”论证“天线振子仅位于导电底座上方是完全可以实现的”,对本案并无意义。

综上,根据本领域技术人员对本专利权利要求1限定内容的合理解释,本专利独立权利要求不缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”的必要技术特征。因权利要求1已具备能解决至少一个本专利所要解决技术问题的技术特征,故其不缺少必要技术特征。一审判决依据独立权利要求缺少“伞形振子的一部分位于绝缘底座上方”必要技术特征的理由从而撤销被诉决定,存在不当。此外,由于本案无效宣告程序不涉及重复授权的理由,而事实上母案申请也已经被视为撤回,故母案申请与本专利的保护范围是否相同,不属于本案的审查范围;被诉决定有关专利法实施细则第四十三条第一款的认定亦非友华公司一审起诉的理由。原田株式会社在母案申请中撰写的权利要求内容,不影响依据本专利说明书和权利要求书得出本专利独立权利要求是否缺少必要技术特征的结论。因此,友华公司关于本专利独立权利要求缺少必要技术特征的相关主张均不能成立。

......

二审判决:一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院(2019)京73行初2132号行政判决;二、驳回东莞友华通信配件有限公司的诉讼请求。

【参考案例:(2021)最高法知行终987号】

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