一、基本信息
二、案情说明
1.案由简介
争议发起方向韩国特许厅提出确认涉案商标的权利范围的请求,主张争议相对方在清洁海绵上使用的“魔块(韩文)”文字属于涉案商标的权利范围,韩国特许厅支持了前述请求和主张。争议相对方不服,诉至韩国特许法院。韩国特许法院认为“魔块(韩文)”在其判决时已是清洁海绵的通用名称,而非标识特定主体商品的商标,争议相对方在清洁海绵上使用的“魔块(韩文)”文字不属于涉案商标的权利范围。
2.争议焦点
本案争议焦点在于涉案商标是否已成为清洁海绵商品的通用名称,他人能否使用“魔块(韩文)”文字描述清洁海绵商品。
3.决定要点
尽管争议发起方作为涉案商标的独占许可使用人在防止涉案商标沦为通用名称上做出了一些努力,例如向一些生产清洁海绵的公司发出警告信或提起诉讼,要求其停止使用涉案商标。然而,争议发起方及涉案商标的持有人在本案判决作出之前似乎均未对互联网购物网站将“魔块(韩文)”作为清洁海绵名称使用的行为提出异议,多年来多家互联网购物平台将“魔块(韩文)”作为清洁海绵名称使用,且大量普通消费者将清洁海绵称为“魔块(韩文)”,本案判决作出时“魔块(韩文)”已作为清洁海绵的名称被普遍使用,指代清洁海绵商品本身,而非标识特定主体相关商品的商标,争议相对方在清洁海绵上使用的“魔块(韩文)”并不属于涉案商标的权利范围。
三、案例分析及建议
如果注册商标在实际使用过程中不具备区分商品/服务来源的功能,已成为商品/服务的通用名称,则注册商标方无法阻止他人使用该名称描述相关商品/服务。
商标持有方应注意1)规范自身的商标使用行为,尽量明确区分商标和商品名称,如在商品上直接使用商标,避免用商标直接称呼商品(如:请购买Jeep),避免在宣传推广中对商标进行动词化使用(如:知之为知之,不知百度之)等,在使用自身注册商标时可标注®(注册前也可标注TM);2)针对他人的不当使用行为,积极采取法律行动予以制止;3)监测并尽早发现他人申请或注册的包含自身注册商标的商标,及时运用异议、无效宣告等手段阻止其注册。
在商品本身及宣传推广中突出使用非自身已注册商标的文字时,需谨慎思考这样的文字是否是相关商品的通用名称,如否或不确定,最好在实际使用前检索他人对相关文字的使用情况、相关商标申请/注册情况。如不便或不愿检索,最好尽量避免对非自身已注册商标的文字进行突出使用,明确将之作为商品通用名称或放在一段商品描述中使用(如“**”牌魔块商品、这种魔块的特点是……),降低侵权风险。如果仍被他人主张构成商标侵权,可积极搜集相关商标(部分)沦为通用名称的证据,进行不侵权抗辩,也可向官方提出确认对方商标的权利范围的请求予以应对,尽快避免或减小相关争议对自身在韩国的商品销售等运营活动的不利影响。