本案事实
先进光电科技股份有限公司【1】(即原审“参加人”,下称“先进光”)前以“遮光片送料机构”向我国台湾地区经济部智慧财产局(即原审“被告”)申请新型专利,并经被告发给新型专利证书(下称“系争专利”)。大立光电股份有限公司【2】(原审“原告”,下称“大立光”)对被告提起举发。后经被告审查,并作出“举发不成立”之审定(下称“原处分”)。原告不服,提起诉愿,经被告机关驳回,原告于是向我国台湾地区智慧财产法院(下称“智财法院”)提起行政诉讼,声明原处分及诉愿决定均撤销。
原告主张系争专利是其前员工的创作(即“Soma推料块”遮光片取送装置;下称“系争营业秘密”),依原告与前员工间约定,原告应为系争新型专利的专利申请权人,但其之前员工竟不法泄漏窃取原告系争营业秘密,交付参加人,并由其持之申请系争新型专利,且以原告前员工等4人及参加人前总经理共同列名为系争新型专利的创作人。
系争专利技术内容
数据源:我国台湾地区专利信息检索系统【3】
系争专利技术(M438469)是一种遮光片送料机构,尤指一种应用于光学组件加工装置之所属技术领域者。专利发明人鉴于手机内建相机功能日渐普及化,且数字相机与数字摄影机的市场需求量亦大,使光学镜头的需求量递增,故光学组件制造厂因应产量提升,需于制程中缩短制作工序及流程以简化整体加工时间,有效提升整体产能。
原审法院见解【4】
原告主张:1.诉愿决定及原处分均撤销。2.被告就新型101206404号“遮光片送料机构”专利应为“请求项1至5举发成立”的审定。
原审法院认为本件的主要争点为参加人是否为系争专利的专利申请权人,进而肯定原告所提证据足以证明参加人并未具有系争专利请求项1至5专利申请权,且参加人迄今未提出合理的研发历程数据,因此准予原告诉请撤销原处分与诉愿决定;另命被告智财局就系争专利应作成“请求项1至5举发成立,应予撤销专利权”的审定。
先进光不服,上诉到最高行政法院【5】
本件上诉人先进光是属独立参加人,因不服原审所为对其不利的判决,提起上诉,其利害关系与原审被告即经济部智慧财产局一致,故并列智财局为上诉人。
首先,法院将系争专利请求项1与证据2的主要技术特征对比,得出两者并无实质差异之结论,而证据2出现的时间早于系争专利申请时,且为被上诉人所先实施使用,另从被上诉人前员工所持有计算机硬盘中所查扣之影片档案(修改日期为2010年1月12日),已揭露系争专利请求项1数取送料座组的技术特征,实难认对系争专利欲解决的问题或达成功效的构想有实质贡献,故否认上诉人公司为系争专利请求项1的专利申请权人。
其次,原证6为推料块治具及其搭配件之完整尺寸设计图,其制作时间早于系争专利申请时,核对或绘图者亦为被上诉人的受雇人,其已揭露系争专利请求项4“一工作平台体,该工作平台体设有一上平台部及一下平台部”及“堆料固定滑槽座与上平台部结合固定”之技术特征。系争专利请求项4关于该气压缸及其连结关系之细部技术特征的界定,与本件争执的遮光片送料机构并没有明显的不同,且为被上诉人所先实施使用,故难认上诉人公司为系争专利请求项4的合法专利申请权人。
再次,关于上诉人公司所提出的创作历程,并无其最初如何将哪些文献的技术内容转换并建构出系争专利请求项所载内容的相关数据,其开发历程仅为该产品于发明构思完成后所为之修改及测试等工作的时程,无法证明该产品草图手稿的发明构思,乃源自于系争专利之创作人(即被上诉人之前员工),法院难以认定上诉人公司为系争专利之合法专利申请权人。
上诉人虽就系争专利申请权归属之民事法律关系正在原审系属中(另案营业秘密争议案件)【6】,符合行政诉讼法第177条第1项规定之停止本件诉讼程序的要件。原审未停止诉讼程序,即有违法的可能。
但法院认为,本件应审理的争点是上诉人公司是否非属系争专利的专利申请权人,且被上诉人是否为利害关系人而得提起本件举发,亦应由原审于本件行政诉讼就被上诉人所提证据自为判断,并不以民事诉讼确认被上诉人为系争专利之专利申请权人为先决问题,因此原审未依规定裁定停止诉讼程序,自无违法。最终,法院驳回上诉人所有上诉主张。
本案后续情况
本件是原专利权人大立光电股份有限公司依专利法35条规定对公告案M438469(系争专利技术)提起举发,并于原案举发撤销确定后2个月内就相同发明申请专利,为公告案M438469之专利权人,并发给专利证书(证书号M607803)。
在大立光与先进光间的营业秘密争议另案(107年度民营上字第1号民事事件)中,智财法院已于2021年1月28日下午2时25分判决上诉公司先进光等人应连带赔偿大立光公司所受损害,基于上诉等人是属故意侵权行为,乃依营业秘密法第13条第2项规定酌定上开金额3倍的惩罚性损害赔偿,因大立光公司请求上诉人等连带赔偿新台币15亿2.247万0.639元及法定迟延利息,未逾系争营业秘密研发费用3倍总金额(510.321.123*3=1.530.963.369),故被上诉人金额应予准许【7】。
后续是先进光先于2021年3月3日公告董事会通过办理2000万股私募,私募认购价格每股为新台币29.92元,预估将募集5.98亿元。数天后,大立光随即于3月9日公告,将参与2000万股认购先进光私募案,取得先进光15.2%股权。大立光并表示,参与先进光私募是对方支付和解赔偿金的条件之一,但不会有业务相关的合作,也不会取得董事席位参与经营【8】。
双方达成“战略上和解”,为长达10年的专利侵权诉讼画上句号!
总之,对大立光而言,双方达成“战略上和解”乃是以共享市场为目的;对先进光而言,“以股作价”来支付部分和解赔偿金,短期除可降低财务压力外,又可缓解外界不利干扰,加之私募有3年闭锁期限制。故“和解”也就缔造了“双赢局面”!
注:
【1】参见公司官网:先进光电科技股份有限公司,成立于1986年11月19日,为一专业光学镜头研发、制造与技术服务的公司。迄今拥有扫描仪、投影机、数字相机、多功能事务机、手机相机、笔记本电脑、平板计算机、IP-Camera、监视器、车载镜头等各种光学镜头产品之研发设计、制造技术之丰富经验。总部位于台湾中部中科园区,为业界少数具备有玻璃(Glass)与塑料(Plastic)完整光学组件供应能力的光学镜头厂。http://www.aoet.com.tw/about。最后浏览日:2022年6月17日。
【2】参见维基百科:大立光电股份有限公司(通称大立光电、大立光,股号:3008)为台湾光学、光电设备制造商。1980年成立于台中市西屯区(东海大学对面),最初名为“大根精密”。2002年股票在台湾证券交易所上市,自2014年8月至2021年5月为台湾股王。
【3】http://twpat3.tipo.gov.tw/twpatc/twpatkm?@@0.4534090077892021.
【4】参见智慧财产法院106年度行专诉字第72号判决。
【5】参见最高行政法院109年度判字第325号判决。
【6】参见107年度民营上字第1号民事事件。
【7】我国台湾地区司法院网站,〈大立光电股份有限公司与先进光电科技股份有限公司等间营业秘密损害赔偿等事件新闻稿〉,2021年1月28日。http://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-366268-71ab8-1.html。最后浏览日:2022年5月10日。
【8】科技产业信息室,〈达成和解!以股作价 大立光换得先进光15.2%股权〉,2021年3月10日。http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17585.最后浏览日:2022年5月10日。