案情简介：上诉人包某某与被上诉人国家知识产权局、一审第三人张某某实用新型专利权无效行政纠纷一案，涉及专利权人为包某某、名称为“手机计步器”的实用新型专利(以下简称本专利)。针对张某某就本专利权提出的无效宣告请求，原国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)作出第36621号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定)，宣告本专利权部分无效;包某某不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，国家知识产权局重新作出审查决定。北京知识产权法院于2020年12月1日作出(2018)京73行初11074号行政判决，判决驳回包某某的诉讼请求;包某某不服，向最高人民法院提起上诉。
本专利系名称为“手机计步器”的实用新型专利，专利权人为包某某，专利号为201620056618.4.专利申请日为2016年1月20日，授权公告日为2016年6月29日。
最高人民法院认为：本专利申请日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。根据各方当事人的意见，本案二审争议焦点问题是：(一)本专利权利要求1是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。具体为：1.本专利主题名称“手机计步器”对专利权保护范围是否具有限定作用;2.“问题的提出”对本专利创造性认定的影响;3.本领域技术人员是否有动机将证据4与证据3、证据4与证据5结合。(二)被诉决定以多篇对比文件评价本专利的创造性是否不当。(三)本专利产品市场销量巨大对本专利创造性认定的影响。
(一)本专利权利要求1是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性
1.本专利主题名称“手机计步器”对专利权保护范围是否具有限定作用
本专利的主题名称为“手机计步器”。包某某上诉主张，“手机计步器”反映了“手机计步”的用途，对本专利所要求保护的产品结构具有实质影响，对保护范围具有限定作用，解决了“辅助手机进行自动计步”的技术问题，在判断本专利的新颖性及创造性时应当予以考虑。对此，本院分析如下：
在确定发明或实用新型专利权的保护范围时，通常情况下，权利要求所记载的包括主题名称在内的所有特征均应当予以考虑。但主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合专利权的类型，考虑主题名称与权利要求的技术内容之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身是否具有实质性影响等予以确定。实用新型专利权的保护客体是对产品的形状、构造或者其结合所提出的技术方案。实用新型专利权只保护产品，不保护方法。将产品用于特定用途不属于实用新型专利权的保护内容。因此，判断用途限定的主题名称对实用新型专利权的保护范围是否具有实际限定作用，应当考虑该限定的用途与权利要求的技术内容之间的关系、是否隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造。如果主题名称所限定的用途与权利要求的技术内容不相适应或对要求保护的产品形状、构造没有实质性影响，则对实用新型专利权的保护范围不具有实际限定作用，不能构成要求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别特征，进而也不能对新颖性、创造性的判断产生影响。
本案中，本专利主题名称虽然为“手机计步器”，但首先，从权利要求书及说明书的记载来看，本专利所要求保护的技术方案只是一种带有手机放置空间的可摇摆的机械装置，通过电磁驱动装置产生的磁力和摇摆架自身重力的交互作用，使放置在摇摆架上的手机自动摇晃，其本身并不具有计步的功能和效果。计步是由手机内置的陀螺仪、震动传感器、重力感应器等硬件及带有计步功能的软件协同作用实现的。也就是说，能否实现计步功能，并非由本专利所要求保护的技术方案决定，而是由放置在本专利产品上的手机所配置的软件及硬件决定。将不具有计步功能的手机放在本专利产品上并不能计步。故本专利权利要求的技术内容实质上是“一种自动摇晃手机的装置”，而非手机“计步器”，主题名称中的“计步器”与权利要求的技术内容不相适应。
其次，本专利是实用新型专利。前文已述，实用新型专利主题名称中的用途限定通常只有在其隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造时，才可能对权利要求的保护范围具有实际限定作用。本专利技术方案本身与手机计步软件及相应硬件均没有直接关系，其只是一个能够放置手机使手机自动摇晃的装置，通过自动摇晃手机，可以使手机软件及硬件误以为手机用户处于运动状态中从而记录步数。所谓“计步”只是描述了本专利产品的一个用途，其对产品本身的形状、结构并不具有任何影响。无论是否有手机放置在本专利产品上、所放置的手机是否具备计步功能，本专利在通电时都可实现自动持续摇摆功能。
综上，本专利主题名称中的“计步器”对专利权保护范围不具有实际限定作用，不构成本专利与证据3或证据4的区别特征。包某某的上述主张缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。
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二审判决：驳回上诉，维持原判。
【参考案例：(2021)最高法知行终847号】
