案情简介：上诉人东莞市乐放实业有限公司(以下简称乐放公司)因与被上诉人深圳市赛源电子有限公司(以下简称赛源公司)、原审被告广州晶东贸易有限公司(以下简称晶东公司)侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院于2020年12月3日作出的(2020)粤73知民初585号民事判决，向最高人民法院提起上诉。
最高人民法院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷，双方当事人对被诉侵权技术方案具备与涉案专利技术方案相同技术特征均无异议，本院依法予以确认。因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)。根据二审期间双方当事人的诉辩意见以及查明的事实，本案的争议焦点是乐放公司主张的先用权抗辩以及现有技术抗辩是否成立。
(一)关于先用权抗辩
根据专利法第六十九条第(二)项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定，已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备。该条第三款规定：“专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”根据前述规定，先用权抗辩成立必须满足以下两方面条件：一是已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，二是仅在原有范围内继续制造、使用。二者相辅相成，缺一不可。
1.关于乐放公司是否已经做好必要准备
在先用权抗辩中，被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等，均属于研发过程中形成的技术文件，由被诉侵权人单方制作形成符合常理，其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况，在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断，不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。
本案中，乐放公司提交了被诉侵权产品的设计图电子档、结构设计图、打样确认邮件、pcb贴片资料以及各个部件的模具验收单、检测报告等技术文件，结合邮件、回单、微信、QQ聊天记录、证人证言等证据，足以证明在涉案专利申请日前，乐放公司已经依据设计图纸就A25音箱立体、中框、面板等配件进行模具制作，并通过邮件方式进行打样确认。经比对，其与被诉侵权技术方案中的上述部件技术特征相同。赛源公司认为，被诉侵权产品中框中部配件为圆形，先用权抗辩中涉及的产品设计图中框中部配件为长方形，二者不相同。对此，本院认为，涉案专利不涉及中框中部配件形状技术特征，中框中部配件的形状亦并非被诉侵权产品的关键技术，赛源公司的上述主张于法无据，本院不予支持。在乐放公司已经自行设计出A25音箱立体、中框、面板等配件图纸，且根据涉案专利《实用新型专利权评价报告》，电路板相关技术是本领域公知常识的情况下，可以认定乐放公司已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸。同时，乐放公司亦提交了模具厂报价单、转账记录、试模报告、试产报告、样品检测报告等证据，可以认定乐放公司在涉案专利申请日前已经购买涉案产品模具，并为产品的制造准备了主要生产设备。而音响物料清单、物料报价单、来料检验报告则证明乐放公司已经购买了制造被诉侵权产品所必需的原材料。故本院认定乐放公司已经为制造与涉案专利相同的产品作好必要的准备。
2.关于乐放公司是否仅在原有范围内继续制造、使用
由于原有范围的认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，故对“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。在先用权人已经尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下，可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。若后续专利权人有证据证明先用权人超出原有范围制造、使用的，专利权人有权另行主张其合法权益。
本案中，乐放公司提交的订单评审表、预测订单等证据，可以证明乐放公司在涉案专利申请日以前已经具备制造涉案产品的一定生产规模和生产能力。而模具厂报价单、模具验收单、二审中的证人证言等证据互相结合，可以初步证明乐放公司仅持有1套生产模具。《厂房租赁合同书》则可以初步证明其厂房面积从2013年起至今未曾改变。因此，乐放公司提交的证据相互印证，能够形成证据链，初步证明乐放公司在涉案专利申请日前的生产规模和生产范围，并且其未扩大生产规模。乐放公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有一定合理性，并初步达到了高度盖然性的证明标准。在赛源公司没有提交相反证据证明乐放公司超出了涉案专利申请日前的生产规模的情况下，本院认定乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品。
综上，乐放公司在涉案专利申请日前已经作好制造相同产品的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，根据专利法第六十九条第(二)项的规定，乐放公司的先用权抗辩成立，对其该项上诉请求，本院予以支持。同时，本院进一步指出，乐放公司应当秉持诚实守信的原则，不得超出原有范围制造、销售被诉侵权产品，如果赛源公司有证据证明乐放公司的行为超出了原有范围，赛源公司可以据此另行主张其合法权益。
(二)关于现有技术抗辩
专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”现有技术抗辩的审查方式是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了与之相同或无实质性差异的技术特征，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。
本案中，MDZ-27-DA的小米电视音响的发布早于涉案专利申请日前，可以作为现有技术进行比对。乐放公司上诉认为，被诉侵权产品的电路板模块和小米音响的电路板模块实际上安装于相同位置，都是安装在第一凹槽和音壳腔体上盖之间的容置空间内。虽然被诉侵权产品将该容置空间挖成了一个凹槽形状，但其相较于小米音响的技术方案并不存在实质性改变，本领域技术人员无需进行创造性劳动就能够联想到，被诉侵权产品实施的是现有技术。本院认为，被诉侵权产品具备第二凹槽结构，将电路板模块固定在第二凹槽结构内，固定更加方便快捷，安装也更牢固，不易掉落损坏。经审查，小米音响的电路板模块放置在音响前壳内部的扬声器旁边，其并不具备第二凹槽结构。因此，两者技术方案不相同且不实质性相同，乐放公司实施的技术不属于现有技术，其现有技术抗辩的上诉理由没有事实依据，本院依法予以驳回。
二审判决：一、撤销广州知识产权法院(2020)粤73知民初585号民事判决;二、驳回深圳市赛源电子有限公司的诉讼请求。
【参考案例：(2021)最高法知民终508号】
