案情简介：上诉人耐某专利博物馆有限公司(以下简称耐某公司)与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局(以下简称国家知识产权局)、一审第三人浙江天某网络有限公司(以下简称天某公司)、一审第三人苹果电子产品商贸(北京)有限公司(以下简称某商贸公司)、一审第三人中国某银行股份有限公司(以下简称某银行)发明专利权无效行政纠纷一案，涉及专利权人为耐某公司、名称为“一种多元置信度适配系统及其相关方法”的发明专利(以下简称本专利)。针对天某公司、某商贸公司、某银行先后分别针对本专利权提出的无效宣告请求，国家知识产权局作出第36402号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定)，宣告本专利权全部无效;耐某公司不服，向中华人民共和国北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。一审法院作出(2018)京73行初12921号行政判决，驳回耐某公司的诉讼请求;耐某公司不服，向最高人民法院提起上诉。
最高人民法院认为：本专利申请日在1992年修正的专利法施行日(1992年9月4日)之后、2000年修正的专利法施行日(2001年7月1日)之前，本案应适用1992年修正的专利法。根据耐某公司的上诉请求、国家知识产权局的答辩以及天某公司、某商贸公司、某银行的陈述，本案二审争议焦点问题是：本专利是否具备创造性，具体为权利要求1、6是否具有预料不到的技术效果。
耐某公司上诉主张，本专利与最接近的现有技术证据A4相比具有的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等四个预料不到的技术效果。国家知识产权局答辩以及天某公司、某商贸公司、某银行陈述称，本专利与最接近的现有技术的区别技术特征未带来预料不到的技术效果，本专利不具备创造性。
本院认为，为提高专利创造性评价过程的客观性和创造性评价结论的可预见性，司法审判和行政审查实践中关于权利要求所限定的技术方案是否属于显而易见的判断，通常需要借助分析工具。常见的创造性判断分析工具一般有两类：一类是逻辑推演工具。如专利审查实践中运用最为广泛的所谓的“三步法”，即“问题——解决方案”思路，通过确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域技术人员而言是否显而易见三个步骤，完成创造性判断。其实质是通过还原发明场景、模拟发明过程，以本领域技术人员视角对技术方案是否显而易见作出的逻辑推演。另一类是经验推定工具。如解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等(为方便起见，以下简称为经验推定因素)，其是通过认定技术方案具备创造性的直接证据，并基于这些直接证据与技术方案本身的对应性或者因果关系，在适当考虑获得该技术方案困难程度的基础上，最终对技术方案是否显而易见作出的经验推定。
原则上，对于同一技术方案的创造性问题，从逻辑角度和经验角度的分析应当殊途同归。技术方案的创造性未必来源于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果，未必带来商业成功;但解决了长期技术难题、克服了技术偏见、实现了预料不到的技术效果、获得了商业成功却是技术方案具备创造性的重要标志。逻辑推演工具的适用具有普适性，而经验推定工具则因仅涵盖了有限的几种典型情形而适用场景有限。故仅在有关创造性判断涉及前述经验推定因素时，才涉及逻辑推演和经验推定结论的协调问题。
逻辑推演和经验推定结论不一致的情形一般有两种：一是“三步法”认定具备创造性，但并不存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联;二是“三步法”认定不具备创造性，但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。对于第一种情形而言，如前所述，因技术方案的创造性未必来源于经验推定因素，故不具备经验推定因素不足以否定技术方案的创造性，可以直接基于“三步法”结论认定技术方案具备创造性。对于第二种情形而言，则需要对“三步法”的结论进行复验。根据有关直接证据的不同，复验的重点也会有所不同：技术方案解决了长期技术难题、克服了技术偏见、获得了商业上的成功的，要重点考察“三步法”分析中，是否未充分考虑技术发展的阶段性和局限性进而错误判断了结合启示;技术方案取得了预料不到的技术效果的，则要重点考察是否错误认定了区别技术特征的技术效果，进而错误归纳了技术方案实际要解决的技术问题。如果复验结论是原先基于“三步法”的分析有误，则实现了分析结论的校准;如果复验结论是原先基于“三步法”的分析无误，则有必要再次审视，关于创造性直接证据的认定，及其与区别技术特征的对应性和因果关系认定是否有误，以及是否存在其他难以基于创造性直接证据认定创造性的情形。据此，原则上，当“三步法”结论是技术方案具备创造性时，无需再审查有关创造性直接证据;当“三步法”结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论，作出判断。
具体到基于预料不到的技术效果认定专利创造性而言：首先，有关证明责任应当由专利权利人或者申请人承担，其至少应当证明存在预料不到的技术效果，且该预料不到的技术效果来源于有关区别技术特征;其次，预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员;最后，预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象，换言之，其应当构成技术方案选择的重要考量或者重要目标，如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，该技术效果也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的副产品，其不能成为必然选择技术方案的创造性来源。
本案中，耐某公司作为专利权利人主张本专利权利要求1所限定的技术方案因取得了简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等预料不到的技术效果而具备创造性，其应就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任。对上述技术效果及其与区别技术特征的对应关系，专利说明书中没有明确具体的记载，耐某公司在本案行政审查阶段和一审期间均未提出此主张，只是在上诉理由和二审庭审中才提出有关主张，但并未举证证明其所主张的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索技术效果确实存在，更未能够证明所谓的技术效果与最接近的现有技术相比达到了本领域技术人员不可预料的程度。耐某公司上诉中所称“最接近的现有技术中，检索页面繁杂，90%的用户因此放弃检索，9%的用户能够开始检索但难以完成，1%的用户能够完成检索。权利要求1中，检索页面简化，不存在因页面繁杂而放弃检索的用户，仅1%的用户因知识局限或者个性差异能够开始检索但难以完成，99%的用户能够完成检索”，仅系其单方陈述，其未能提供充分证据加以证明。
实际上，本专利权利要求1限定的方案与最接近现有技术证据A4相比的区别仅在于，证据A4中区分“必须具有的”元素和“想具有的”元素，仅对“想具有的”元素分配权重，且仅在命中过少的情况下，将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素;而本专利权利要求1不区分“必须具有的”和“想具有的”，全部元素均为“想具有的”元素，均分配权重。证据A4的检索方法中具体针对“想具有的”元素作加权处理的检索方法和本专利权利要求1的检索方法，在手段和效果上均不具有显著差异;更何况在证据A4已经公开了命中太少即不再设置“必须具有的”元素的技术方案。本领域技术人员为简化处理，在证据A4公开的内容的启示下，容易想到自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素这一技术方案，也很容易预料自始即不区分“必须具有的”和“想具有的”元素的技术效果。
总之，耐某公司在专利确权行政审查程序和本案一审程序中并未明确以取得预料不到的技术效果为由主张本专利权利要求1具备创造性，其在本案二审程序中提出这一主张也未能提供证据证明本专利权利要求1所限定技术方案的实际技术效果超出了本领域技术人员的可预见技术效果。故被诉决定和一审判决关于本专利权利要求1不具备创造性的认定并无不当;耐某公司关于本专利权利要求1具备创造性的主张，缺乏依据，不能成立。
本专利权利要求6与权利要求1系相同发明构思下的技术方案，各方当事人关于权利要求6是否取得预料不到的技术效果的意见和理由均同权利要求1.如上所述，权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性，基于相同的理由，权利要求6亦未取得预料不到的技术效果，亦不具备创造性。
被诉决定及一审判决关于权利要求1、6不具备创造性的认定并无不当，耐某公司关于权利要求1、6因取得了预料不到的技术效果而具备创造性的上诉理由，缺乏依据不能成立。鉴于耐某公司在二审程序中已经明确在本专利权利要求1、6不具备创造性的情况下，不再主张其他权利要求具备创造性，故本院不再对权利要求2-5、7-9作进一步评价。
二审判决：驳回上诉，维持原判。
【参考案例：(2021)最高法知行终119号】
