企业在专利申请时,从竞争战略的角度考虑,为防止竞争对手洞悉自己的战略意图,或者为防止被竞争对手实施反控制手段,需要讲究一些策略。
具体内容如下。
一、专利申请策略
一个项目开发的过程中,专利布局应该走在最前面。在对专利进行布局时,需要考虑技术性、商业性和竞争性三个方面。
1、申请专利之前必须做好保密工作,为此应该做到产品不上市(包括出售、出租、赠予等)、不发表论文、不公开演示、不召开产品或技术鉴定会等一切可能造成技术外露的做法,避免技术内容提前流失,制造竞争对手,甚至被他人抢先申请专利。
2、以尽量隐蔽的方式进行专利申请,尽量躲避他人检索追踪,使他人获得该专利信息的时间滞后;或申请发明专利后,通过补正手段尽量推迟技术公开时间;再如专利名称选择较偏,他人易于漏检而不知等,以利于申请人拉大与竞争对手的技术差距。
3、找有经验的专利代理人代理,以提高专利申请文件的撰写质量,从而获得一个高质量的专利权,令他人无懈可击。
4、对市场寿命期较长的产品或技术,为延长专利保护周期,在申请专利后的一定时间,相继申请该专利的改进专利或相关专利;或通过合理利用主动撤回程序,重新提交第二次申请或第三次申请,延后专利申请及专利的实际保护年限,但应确保每次提出申请都具有专利三性。另外,在优先权期将满而申请国外专利时间来不及或未做好准备时,也可根据上述原则撤回尚未公开的申请(严格说应该是尚未进入公开准备程序的申请),重新提交专利申请,以取得新的国外申请的优先权日,从而为申请国外专利提供时间。
5、有时为了加快授权,同一主题下发明与实用新型同时申报,若发明能够授权,通常会放弃实用新型。因发明与实用新型创造性标准不同,假如发明被无效,实用新型不一定被无效,这样有助于得到稳定权利;即便发明维权胜诉,仍可用实用新型维权而获得额外收益。
6、许多国家都有专利强制许可的规定,如欲引进他人专利而对方又不允许时,可对其专利进行深入开发,改进后再申请新的专利保护。由于改进后的专利可对基本专利要求强制许可或促成交叉许可,从而创造强制许可和交叉许可的条件。
二、反仿制措施
为防止他人对自己的专利技术进行“合理”仿制,在申请专利保护时应注意以下几点:
1、综合保护:同一项产品,既申请方法专利,又申请物质专利或实用新型专利,还申请外观设计专利。此外还可以将商标、专利、版权、标记名称等综合运用。
2、扩大防线:将同类产品或其他实施方案都设法保护起来,以防他人绕着仿。
3、保留秘密:在确保技术的实用性以及公开充分的前提下,专利申请文件应适当保留技术秘密。
4、抢占市场:通过大批量投产,并在短时期内占领主要市场,或者通过许可他人实施,扩大销量,也可在一定程度上抑制他人的非法实施。因为市场空间有限,他人仿制的欲望自然随之下降。
5、适时起诉:追究侵权责任,应在两年诉讼时效内起诉,在起诉他人之前先检查是否有漏洞。但有时明知他人着手仿制,可不急于起诉,待对方生产、销售后再告,一者证据充分易胜诉;二者能追回一些经济补偿;三者还可让仿制者元气大伤。
三、专利维权策略
发现自己的专利权被侵犯后应该对自己的专利权利进行再确认,主动进行或委托国家知识产权局进行专利的专利性检索和不侵权检索及论证,确保专利权的稳定性,并调查取证,不可仅凭感觉和几个实物证据就匆忙起诉,要做好以下准备:
1、审查侵权是否超过法定诉讼时效:请求专利管理机关处理专利纠纷的时效为三年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知之日起计算。一般而言,侵权产品在专利权人所在地的市场上公开销售、许诺销售(如侵权人在报纸、刊物、电台、电视等媒体上做广告或在橱窗中陈列等),则专利权人被视为“得知或者应当得知”侵权行为已发生。
2、针对对方涉嫌侵权的分析论证:仔细审查自己的权利要求书的逐项内容,判断对方有无反诉本专利无效的可能及其可靠证据;判断侵权嫌疑人的行为性质,判断是否存在法定的侵权行为的例外;判断专利权的保护范围,进行技术特征的具体比较,看是否完全仿制(全面覆盖原侧),看是否实质性侵权(等同原则)以及有无反悔的情形,得出是否存在专利侵权的结论。全面覆盖原则是指如果被控产品或者方法侵权成立,那么该产品或者方法应该具备专利权利要求中所描述的每一项技术特征,缺一不可。
全面覆盖原则是指如果被控产品或者方法侵权成立,那么该产品或者方法应该具备专利权利要求中所描述的每一项技术特征,缺一不可。等同原则是指即使某一方侵权产品或方法并没有正好落入某专利的权利要求的字面范围内,但却等同于权利要求所保护的发明时,认定该方侵犯他人专利权。禁止反悔原则是指在专利申请、审查、无效过程中,与国家知识产权局之间的往来文件中所做的承诺、放弃、认可的内容,专利申请人或专利权人在侵权纠纷中不得反悔。一般说来,专利申请人在撰写专利文件时并不知道将来的实际专利产品是什么样,权利要求描述所界定的范围与侵权产品进行比较时经常会难以界定,而专利权利要求的保护范围的解释方式在各个法院多少有些差异,这就给专利侵权分析带来更多的不确定性。因此,除非是非常明显的侵权,专利权人一般不会后动专利侵权诉讼来维权。
3、了解对方市场获益情况:看对方已占有了多大的市场份额,是否采用了通行的技术标准,产量、销量如何,侵权实施是否均在索赔期内,对方有无赔偿能力等。
4、主动寻求救济保护:首先通过发律师函警告,由双方协商解决;不愿协商或者协商不成时,以及发三次警告函后没有回应时,向法院起诉,或请求专利管理机关处理,对处理结果不满时,可以提起行政诉讼。专利管理机关做出处理后,侵权人不起诉又不停止侵权行为的,向法院申请强制执行。向侵权者发律师函的好处在于,一是听听侵权者的辩护词,有助于全面了解相关信息;二是争取庭外和解,这往往对双方都较为有利。律师函务必以挂号信等有邮政凭据的形式寄送,并保留复印件。
5、调查取证:分析剖析侵权产品对自己的侵权事实,罗列证据,并聘请会计师对收集到的经济数据进行分析,计算出索赔数额。必要时应向法院申请证据保全的经济数据进行分析,计算出索赔数额。必要时应向法院申请证据保全和财产保全,防止证据或财产灭失、毁损、隐匿、转移等。
多数法院对证据的形式要求都非常严格,专利权人应多以公证认证等方式保全证据。由于实行“谁主张,谁举证”的原则,专利权人取证艰难,特别是针对方法权利要求中对被告制造方法的举证以及关于侵权赔偿额主张的举证。对于被告制造方法的举证,最高人民法院的司法解释中关于新产品举证责任倒置的规定,虽然给专利权人一些余地,但对“新产品”的证明并不容易,各法院对其把握程度宽严不一。