案情简介：上诉人某啤酒公司与被上诉人国家知识产权局及一审第三人马某外观设计专利权无效行政纠纷一案，涉及专利权人为马某、名称为“啤酒罐”的外观设计专利(以下简称本专利)。针对某啤酒公司就本专利权提出的无效宣告请求，国家知识产权局作出第46751号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定)，维持本专利权有效;某啤酒公司不服，向北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼。一审法院于2022年6月28日作出(2021)京73行初2743号行政判决，判决驳回某啤酒公司的诉讼请求;某啤酒公司不服，向最高人民法院提起上诉。
最高人民法院认为：本专利申请日在2008年修正的专利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的专利法施行日(2021年6月1日)之前，本案应适用2008年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：本专利是否与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，即本专利是否违反专利法第二十三条第三款的规定。
专利法第二十三条第三款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”该规定的立法目的是避免外观设计专利的实施与他人在先的合法权利相冲突。原因在于，外观设计经形式审查并被授权后，其实施可能会与在申请日之前他人已经合法取得的权利相冲突，损害在先权利人的合法权利。基于此，凡是因该外观设计的实施可能侵害他人在先权利的情形，均属于该款规定的规制范畴。因此，在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中，对于专利法第二十三条第三款规定的“合法权利”不宜作狭义解释，一般情况下，只要依法享有的、在本专利申请日之前已经取得并在提起专利无效宣告请求时维持有效的权利或者利益，均应包括在内。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十二条规定：“专利法第二十三条所称的合法权利包括：作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。”根据该规定，商标权是专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利之一。商标可区分为注册商标和未注册商标，商标权人对其注册商标依法享有专用权，对其通过使用已与其取得对应关系，且实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标，亦享有合法权益。原则上，如果商标权人的注册商标的申请日在外观设计专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，或者在外观设计专利申请日之前，实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标已经与商标权人建立对应关系，商标权人基于其在先申请商标权或者在先已与其建立对应关系的未注册商标的合法权益，可以用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。如果在同一种商品或类似商品的外观设计中采用了与他人在先申请的注册商标或者在先已与其建立对应关系的未注册商标相同或者近似的标识，外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来源于商标权人，进而损害在先权利人的合法权利，通常可以认定为该外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。这种冲突的判断标准实质上是审查外观设计专利权的实施是否会侵害在先权利人基于其在先注册商标或在先已与其建立对应关系的未注册商标所享有的合法权利或利益。因此，一审判决以文字的具体内容并非是外观设计的保护范围为由，径直认定含有文字的外观设计专利不会与他人对文字本身享有的合法权益产生权利冲突，机械理解和适用法律，偏离了权利冲突条款的立法目的，本院对此予以纠正。
本案中，某啤酒公司所主张的在先权利实际上包括两个部分：一是其在本专利申请日前因对“V8”商标的在先申请享有的在先商标申请权益;二是其在本专利申请日前因对“V8”标识的在先使用所享有的在先权益。对此，分别分析如下：第一，关于在先商标申请权。商标申请权是一项合法权益，应当受到法律的保护，但其性质上是对注册商标专用权的一种期待权，最终期待的完整权利是注册商标专用权。只有商标获得注册，商标申请的最终权益才得以实现。因此，原则上应以该商标申请是否最终获得注册为条件对在先商标申请权益予以保护。如果商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。第22475245号“V8”商标申请日在本专利申请日之前，并最终获得注册。由于“V8”标识具有的识别商品来源的作用，包含“V8”字样的该外观设计专利的实施客观上会与在先申请的注册商标权利相冲突，这种情况也应当属于专利法第二十三条立法予以规制和需要防范的对象，这种冲突的解决有必要按照保护在先权利的原则进行处理。第二，因对“V8”标识的在先使用所享有的在先权益。尽管商标关注的是标识的可区分性，外观设计要求的是“富有美感的新设计”，文字的具体内容并非是外观设计的保护范围，但当外观设计专利包含文字时，判断该外观设计专利与在先商标权是否冲突，关键在于判断该外观设计专利的实施是否会侵害在先商标权。如果外观设计专利包含的文字与在先商标标识相同或近似，且两者使用的商品相同或类似，该外观设计专利权的实施可能会使相关公众混淆、误认时，外观设计专利权的实施就可能损害商标权人的合法权利，造成外观设计专利权与注册商标专用权的冲突。具体到本案，某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司在啤酒产品上的使用和宣传“大理啤酒V8”“大理V8”标识在本专利申请日之前已长达12年，具有较高知名度和影响力，消费者已经将“大理啤酒V8”“大理V8”理解为大理啤酒有限公司的“V8”啤酒，进而将“V8”标识与大理啤酒有限公司逐步形成一定的特定联系。而且，“V8”并无通用的啤酒型号含义，即便将“V8”理解为啤酒型号，消费者亦会识别为大理啤酒的“V8”型啤酒，与某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之间形成对应关系，实际上依然起到区分商品来源的作用。因此，一审判决以“某啤酒公司未提交单独使用‘V8’作为标识的证据，且‘V8’标识用于啤酒包装罐上容易让相关公众认为是型号等标识，难以起到区分产品来源的作用”为由，认定某啤酒公司提交的现有证据不足以证明“V8”标识与某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之间的对应关系，系事实认定错误，本院予以纠正。而且，马某居住生活地亦位于该啤酒的主要销售地区，客观上存在模仿、复制在先申请的商标标识的可能。综上，本专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来自某啤酒公司，损害某啤酒公司因对“V8”标识的在先使用所享有的合法在先权益，造成本专利权与他人享有的在先权益的冲突。
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二审判决：一、撤销北京知识产权法院(2021)京73行初2743号行政判决;二、撤销国家知识产权局第46751号无效宣告请求审查决定;三、国家知识产权局就某啤酒公司针对专利号为201830256268.0、名称为“啤酒罐”的外观设计专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
【参考案例：(2023)最高法知行终42号判决书】
