2022年4月29日，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)对伊利诺伊州北区地区法院关于Venture Inc. (以下简称“Venture”)涉嫌侵害Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. (以下简称“Sunoco”)所有之专利权的判决部分维持、部分撤销、部分废弃以及发回重审。
原告Sunoco公司起诉被告Venture，声称其丁烷混合系统的运营侵犯了原告美国专利号7.032.629(以下简称“629专利”)、6.679.302(以下简称“302 专利”)和 9.606.548(以下简称“548专利”)的权利权利请求项。Venture反诉，声称原告专利没有受到侵犯，并主张原告专利无效且不可执行。一审判被告需支付原告Sunoco公司200万美元的损害赔偿金，并且增加两倍到达600万美元。被告Venture对地区法院的判决提起上诉，质疑“(I) 驳回其在销售阻却(On-Sale-Bar)上的抗辩;(II)确定其侵犯了我们自此无效的两项专利;(III) 两个专利权利请求项的解释，以及(IV)增加损害赔偿的决定。”但在交叉上诉中，原告(交叉上诉人)Sunoco公司亦对下级法院不授予其合理特许权使用费或利润损失损害赔偿的决定提出质疑。
丁烷通常被添加到汽油中，原因有两个：首先，由于丁烷的挥发性增加，有助于汽车在低温下更容易启动，而且丁烷比汽油便宜。然而，由于丁烷在温暖气候下燃烧时会造成空气污染，因此丁烷限值由环境保护署确定，并在全年波动，具体取决于地区。汽油制造商可以在将原油精炼成汽油的整个过程中的任何时候添加丁烷，但若在过程后期将其混合，可以使炼油厂将汽油运送到具有不同丁烷限制的不同地区，以最大限度地提高丁烷的含量。如果在工艺的早期添加丁烷，所有汽油都必须符合炼油厂生产汽油的最严格地区的要求。因此，原告(交叉上诉人)Sunoco公司的专利“描述了一种系统和方法，用于在分配过程结束之前的任何时间点将丁烷与汽油混合：就在分配到将汽油运往消费加油站的油罐车之前。”
“销售阻却”（On Sale Bar）
在上诉中，上诉人Venture声称 629专利的权利权利请求项2和 302专利权利请求项2、3和16在“任何人都无权为已『出售』的『发明』申请专利的原则下无效。提交专利申请前一年多(即关键日期之前)。”(Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55. 57 (1998))。CAFC引用Helsinn Healthcare S.A.案的理由认为，要让上诉人Venture“占上风”，它“需要证明，在关键日期之前，Sunoco公司的专利发明既是(1)商业要约出售的客体，又是(2)准备申请专利(Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms)。或者，CAFC援引Allen Eng'g Corp.一案认为“Sunoco公司可以通过证明销售的发生『主要是为了实验目的』来否定销售阻却抗辩。”
2000年2月7日，即“关键日期”的前两天，发明人的公司MCE Blending (以下简称“MCE”)提出向Equilon Enterprise LLC (以下简称“Equilon”) 出售一种自动丁烷混合系统，并将其安装在底特律的Equilon的工厂。CAFC不同意地区法院得出结论认为“出售Sunoco公司专利发明的主要目的是进行实验，因此它认为分析的第一个方面没有得到满足，并且没有考虑第二个方面。”
首先，CAFC援引Petrolite Corp一案认为，Equilon交易是否主要是实验性的还是出于商业目的是一个法律问题，需要根据周围环境的总体情况进行分析。
CAFC随后转向Equilon和MCE之间的协议文本，并指出它明确将交易定性为销售，没有提及实验目的。此外，CAFC的理由是“缔结协议的背景部分加强了销售的商业特征”，并特别关注指出MCE已“开发”相关技术和设备、Equilon希望购买它以及MCE是有兴趣出售、安装和提供所有必要的丁烷。
交叉上诉人(原告)Sunoco公司辩称，该协议不要求Equilon为MCE的系统支付任何费用。然而，CAFC拒绝了对协议的这种解释，并指出虽然协议确实将安装成本分配给了MCE，但这并不意味着Equilon没有为该系统交换任何价值。地区法院承认该协议的两个不同部分，一是考虑安装本发明，另一个涉及丁烷供应。CAFC拒绝采取这一立场，而是认为该协议是购买丁烷以换取设备，因此该协议构成了对发明的销售。CAFC将此处的协议与Helsinn判决中的协议进行了模拟，并指出在这两种情况下，协议都具有“商业契约的所有特征”。
法院继续解释说，与Helsinn案类似，该协议“代表”双方之间的协议，以给予和转让买方支付或承诺给予的财产权作为对价。向卖方支付所买或卖的东西。
交叉上诉人(原告)Sunoco引用了协议“设备测试”部分中描述的安装前测试和安装后测试作为协议的主要目的是实验性质的证据。然而，CAFC没有被说服，理由是这次测试的目的不是“对系统的设计进行试验”，而是确保“设备满足最低运行标准”。因此，CAFC得出结论认为，这单独的规定不足以证明主要是实验目的。因此，CAFC推翻了下级法院关于629专利权利请求项2和302专利权利请求项2、3和16的实验性使用裁定，并将案件发回下级考虑分析的第二个方面。
解释申请专利范围（Claim Construction）
上诉人Venture还对302专利的权利请求项16-17和629专利的权利请求项31的结构提出了质疑。关于权利请求项16-17的争议围绕“丁烷流的蒸汽压”的定义展开。交叉上诉人(原告)Sunoco公司辩称，该术语不需要解释，而是应该赋予其普通含义。在解释申请专利范围的听证会上，有争议的术语被解释为“通过从丁烷流中获取的测量值确定的蒸汽压力”。在即决判决中，地区法院裁定“权利请求项16没有明确要求确定这种『实际』丁烷压力”，并认为以其他方式解释权利请求项16-17会使诸权利请求项变得多余。此外，地区法院得出结论，Venture侵犯了权利请求项16-17.因为它“使用了丁烷蒸气压的值——要么从丁烷流的采样中确定，要么通过使用假设值确定。”在上诉中，CAFC确认了地区法院对302专利的权利请求项17 的解释和侵权认定，在说明书中没有发现任何证据证明将权利请求项限制为实际测量是合理的。
629专利的权利请求项31的结构争议集中在当事人对是否必须使用收到的“第一次测量”来“计算”混合率的分歧。Venture的非侵权论点基于它没有侵权的论点，因为它收集蒸汽压力只是为了记录保存目的，而不是为了计算混合率。下级法院得出结论，CAFC同意上诉，第31专利权利请求项并不要求实际使用测量来计算比率。因此，CAFC维持了下级法院关于Venture侵犯了629 专利的权利请求项31的裁定。
损害赔偿金的增加（Enhanced Damages）
地区法院列举了增加交叉上诉人Venture损害赔偿的四个原因：第一，“看起来Venture有效地复制了专利系统”;第二，地区法院裁定律师John Manion提供的意见书(Manion Opinion)没有给Venture;第三，Venture的“不太理想”的诉讼行为;最后，Venture在诉讼开始后扩大其丁烷混合业务。在上诉中，CAFC推翻了地区法院提高损害赔偿的决定，指出下级法院基于其对Manion 意见的不当处理明显滥用了裁量权。CAFC认为，上诉人Venture依赖Manion 意见具有善意基础，因此撤销了地区法院提高损害赔偿的要求。
交叉上诉
最后，在交叉上诉中，交叉上诉人Sunoco公司(原告)对地区法院拒绝利润损失赔偿及其合理特许权使用费裁决的决定提出质疑。CAFC没有发现明显滥用自由裁量权，确认了地区法院的合理特许权使用费裁决和拒绝利润损失损害赔偿的决定。
数据源：
Logan Murr, CAFC Clarifies Experimental Use Exception, Reduces Damages in Partial Reversal of Sunoco Patent Infringement Win, IPWATCHINGDOG. http://www.ipwatchdog.com/2022/05/03/cafc-clarifies-experimental-use-exception-partial-reversal-sunoco-patent-infringement-decision/id=148831/。
Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. v. U.S. Venture, Inc., No. 20-1640 (Fed. Cir. 2022).
